No-challenge-ehdon uudelleen arviointi ajankohtaista

(IPRinfo 1/2007)

Lisenssisopimuksen no-challenge-ehto on yleisesti käytetty keino rajoittaa lisenssinsaajan mahdollisuutta kiistää lisensoitujen oikeuksien pätevyys.

Immateriaalioikeuden lisensointiin sisältyy riskejä. Lisenssinantajan eräänä riskinä on, että lisenssinsaaja saa sopimuksen kautta tarkan tiedon patentoidusta teknologiasta ja havaitsee, että lisensoitu patentti saattaa olla mitätön esimerkiksi uutuuden puutteen takia. Lisenssinantajan on pyrittävä minimoimaan nämä riskit. Äärimmäisin keino on lisensoimatta jättäminen, mutta innovaation tehokkaan hyödyntämisen ja siten yhteiskunnan kannalta se on usein ratkaisuista huonoin.
Oikeusjärjestelmän on suojattava sitä, että lisenssinantaja lisenssisopimuksella rajoittaa lisenssinsaajan mahdollisuutta kiistää lisensoitujen immateriaalioikeuksien pätevyys. Eräs tavanomainen keino on ottaa lisenssisopimukseen ns. no-challenge-ehto.

USA:ssa ei tarvetta no-challenge-ehtoon
Yhdysvaltain common law -järjestelmässä lisenssisopimuksessa ei ole perinteisesti tarvinnut sopia no-challenge-ehdosta, sillä lisenssinantaja on saanut välitöntä suojaa mitättömyysväitteiltä ns. licensee estoppel -periaatteen nojalla. Vakiintuneen periaatteen mukaan lisenssinsaaja ei voi samaan aikaan nauttia lisenssisopimuksen eduista ja haastaa lisenssinantajan oikeuden pätevyyttä: ”a party to a contract cannot both challenge its validity and continue to reap its benefits”.

Kuten Yhdysvaltain korkein oikeus muun muassa vuoden 1969 Lear v. Adkins -ratkaisussa toteaa, on immateriaalioikeuden pätevyyden kiistanalaiseksi saattamisen edellytyksenä se, että lisenssinsaaja on irtisanonut lisenssisopimuksen ennen oikeuden pätevyyden kiistämistä. Lisenssinsaaja joutuu käyttämään pätemättömäksi väittämäänsä immateriaalioikeutta ilman lisenssiä ennen kuin tuomioistuin antaa asiassa ratkaisunsa.

Licensee estoppel onkin käytännössä usein estänyt lisenssinsaajaa riitauttamasta lisensoitua oikeutta, ellei tämä ole ollut täysin vakuuttunut immateriaalioikeuden mitättömyydestä. Toisaalta riitautustilanteessa lisenssinantaja on usein jo tiennytkin, että immateriaalioikeus on luultavimmin mitätön ja siten saattanut luopua rojaltivaatimuksista vapaaehtoisesti.
Kun no-challenge-ehdolle ei lisenssinantajan suojaamiseksi licensee estoppel -periaatteen vuoksi ole ollut varsinaista tarvetta, ehdon käyttöön onkin Yhdysvaltain kilpailuoikeuskäytännössä suhtauduttu hyvin kriittisesti.

Licensee estoppel -periaatetta kavennettu
Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden 9.1.2007 antamalla MedImmune v Genentech -ratkaisussa on licensee estoppel -periaatetta laajasti kavennettu lisenssinsaajan hyväksi.

Tapauksen taustalla on MedImmunen ja Genentechin välinen, vuonna 1997 tehty lisenssisopimus ns. Cabilly II -patentin lisensoinnista. Genentech oli jättänyt Cabilly II -teknologiaa koskevan patenttihakemuksen. MedImmunen mielestä Genentechin teknologia ei täyttänyt patentin myöntämisen edellytyksiä, mutta se teki siitä huolimatta lisenssisopimuksen välttääkseen mahdollisen myöhemmän patentinloukkauskanteen.

MedImmune ilmoitti kuitenkin Genentechille, että sen mielestä lisensoidulle teknologialle ei tulla myöntämään patenttia ja siten lisenssisopimus on tarpeeton. Patenttiviranomainen myönsi silti Genentechille Cabilly II -patentin vuoden 2001 joulukuussa.

Välittömästi patentin myöntämisen jälkeen Genentech ilmoitti MedImmunelle valvovansa tiukasti patentoidun teknologian käyttöä, ja mikäli MedImmune ei maksaisi lisenssisopimuksessa määriteltyjä rojalteja, Genentech irtisanoisi sopimuksen ja ryhtyisi toimenpiteisiin rojaltien perimiseksi patentinloukkauksen perusteella.

MedImmune uskoi, että patentti oli myönnetty perusteetta ja se olisi mahdollista menestyksekkäästi riitauttaa. MedImmunen kannalta tilanne oli hankala, koska riitauttaminen edellytti vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan lisenssisopimuksen irtisanomista (licensee estoppel). Ilman lisenssisopimusta MedImmune joutuisi hyödyntämään Cabilly II -teknologiaa ilman patenttilisenssiä.

Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän mukaan tietoisesta patentinloukkauksesta seuraa tavanomaisesti velvoite kolminkertaisten vahingonkorvausten (treble damages) maksamiseen Genentechin muiden kustannusten lisäksi. Korvaukset olisivat vastanneet noin 80 prosenttia MedImmunen kyseistä teknologiaa sisältävän lääketuotteen liikevaihdosta. Tästä syystä MedImmune riitautti Cabilly II -patentin ilman lisenssisopimuksen irtisanomista ja siten vastoin vakiintunutta licensee estoppel -periaatetta.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi pitkälti edellä mainitusta MedImmunen riskipositiosta johtuen toteamaan, että MedImmunen ei tarvinnut rikkoa tai irtisanoa sopimusta voidakseen nostaa kanteen patentin mitättömyyden selvittämiseksi. Korkein oikeus päätyi siis siihen, että yksin lisenssisopimuksen perusteella lisenssinsaajaa ei voida estää riitauttamasta sopimuksen kohteena olevien immateriaalioikeuksien pätevyyttä.

Samaan hengenvetoon tuomioistuin kuitenkin totesi, että lisenssisopimuksen osapuolilla saattaisi olla Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön estämättä mahdollisuus ottaa lisenssisopimukseen ehto siitä, että lisenssinsaaja luopuu oikeudestaan riitauttaa lisenssinantajan immateriaalioikeuksia.

Avoimeksi kysymykseksi jääkin se, millä tavoin esimerkiksi Yhdysvaltain kilpailuoikeuskäytännössä no-challenge-ehdon sallittavuutta arvioidaan licensee estoppel -periaatteen merkittävästi kavennuttua. Vaikutukset saattavat ulottua Eurooppaan, koska täällä Euroopassa lisensoidaan runsaasti yhdysvaltalaisia patentteja, ja koska EY:n kilpailuoikeudelliseen arviointimalliin sisältyy samankaltaisia piirteitä kuin licensee estoppel -periaatteeseen.

Arvioinnin pohjana ryhmäpoikkeusasetus
No-challenge-ehdon kilpailuoikeudellinen arviointi on kaikkea muuta kuin yksiselitteistä, kuten on leimallista muidenkin lisenssinsaajan toimintavapautta rajoittavien lisenssisopimusehtojen osalta. Selvää joka tapauksessa on se, että no-challenge-ehto ei sellaisenaan ole EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen kieltämä rajoitus.

Yhteisön oikeuskäytäntö tarjoaa kuitenkin vain rajoitetusti ohjausta no-challenge-ehdon arviointiin. Tyypillisimmin ehtoa on arvioinut komissio poikkeuslupa- ja puuttumattomuustodistus¬hakemusten yhteydessä (esimerkiksi AOIP/Beyrard 1975) ilman Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kontrollia. Silloin, kun tuomioistuin on arvioinut ehtoa, on sen analyysi usein poikennut komission esittämästä (esimerkiksi EYJ vuodelta 1988 asiassa Bayer v Süllhofer).

Ratkaisun mukaan no-challenge-ehto ei voi rajoittaa kilpailua silloin, jos lisenssinsaaja ei maksa rojalteja lisenssin perusteella, tai jos lisenssinsaaja ei käytä lisensoitua teknologiaa, koska käytettävissä on uudempia teknologioita. Sen sijaan silloin, jos lisenssinsaaja käyttää lisensoitua teknologiaa ja niin ikään maksaa rojalteja lisenssin perusteella, jää ehdon hyväksyttävyys osapuolten markkinavoimasta riippuvaiseksi. Toisin kuin komissio esitti, ratkaisevaa merkitystä ei anneta esimerkiksi sille, että lisenssisopimus ja siihen liitetty no-challenge-ehto on tehty osana patenttiriidan sovintosopimusta.

EY:n komission antama teknologian siirtoa koskeva ryhmäpoikkeusasetus (TSRPA, N:o 772/2004) ja siihen liittyvät suuntaviivat muodostavat tuoreimman ja yksityiskohtaisimman oikeuslähteen no-challenge-ehdon arvioimiseksi. Asetus ja suuntaviivat jättävät kuitenkin, kuten EYT:kin, ehdon hyväksyttävyyden arvioinnin osapuolten markkina-asemasta riippuvaiseksi.

TSRPA:n 5 artiklassa kuitenkin todetaan, että perustamissopimuksen kilpailusäännöt eivät lähtökohtaisesti kiellä sellaista no-challenge-ehtoa, jolla lisenssinsaajaa ei kielletä riitauttamasta lisensoitua teknologiaa koskevia oikeuksia, mutta annetaan riitautustilanteessa lisenssinantajalle oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Ehto voi koskea vain lisensoitua teknologiaa eikä esimerkiksi lisenssinantajan kaikkia tai tietyn teknologiasektorin immateriaalioikeuksia.

TSRPA:n 5 artiklan sisältämä ohjeistus no-challenge-ehdon sisällölle näyttäisikin olevan samankaltainen Yhdysvaltojen licensee estoppel -periaatteen kanssa. Jälkimmäisen mukaan lisenssinsaajan on irtisanottava lisenssisopimus ennen immateriaalioikeuden riitauttamista. TSRPA 5 artiklan mukaisella no-challenge-ehdolla lisenssinantajalla on oikeus irtisanoa lisenssisopimus riitautustilanteessa. Riski siitä, että lisenssinantaja irtisanoo sopimuksen riitautuksen johdosta, lienee käytännössä hyvin korkea.

Sekä TSRPA 5 artiklan mukainen no-challenge-ehto että licensee estoppel tarkoittavat, että immateriaalioikeuden pätevyyden kiistänyt lisenssinsaaja joutuu käytännössä jatkamaan teknologian käyttöä immateriaalioikeuden loukkauskanteen riskillä. Euroopassa lisenssinsaajan vastuu on kuitenkin huomattavasti rajatumpi verrattuna yhdysvaltalaiseen treble damages -vahingonkorvauskäytäntöön.

Tasapainon löytäminen vaikeaa
MedImmune v Genentech -ratkaisun myötä lisenssinsaajan oikeuksia riitauttamiseen on Yhdysvalloissa laajennettu. Myös Euroopassa on aihetta tarkastella vuonna 2004 säädettyä TSRPA 5 artiklaa uudemman kerran. Mahdollista on, että komission siitä esittämä arviointimalli ei tasapainota lisenssinantajan ja lisenssinsaajan oikeuksia yhteiskunnan kannalta tehokkaimmalla tavalla.

Kyse on paluusta saman ongelman ääreen, jonka Yhdysvaltain korkein oikeus osuvasti muotoili jo vuonna 1892 ratkaisussaan Pope Manufacturing Co v. Gormully: ”It is as important to the public that competition should not be repressed by worthless patents, as that the patentee of a really valuable invention should be protected in his monopoly — — ”.

Mikko Huimala
Associate
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy