Näkökulmia WIPO:ssa käytyyn keskusteluun

(IPRinfo 4/2002)

First-to-file -periaatteen mukaan oikeus patenttiin kuuluu sille, jonka patenttihakemuksella on aikaisempi tekemispäivä. First-to-file -järjestelmää voidaan pitää kustannustehokkaana ja oikeusvarmuutta lisäävänä, koska patentinhakijan ei mitätöimiskanteen yhteydessä tarvitse todistaa keksimispäivää lisätodistusaineistolla.

First-to-file -patenttijärjestelmän etuna on myös keksintöjen tuleminen yhteiskunnan tietoon aikaisessa vaiheessa, koska patenttihakemuksen jättämisen viivästyttäminen voi johtaa oikeudenmenetykseen. Keksinnön patentoimista kannattaakin lykätä vain, jos keksijä on täysin varma, että joku muu ei ehdi patentoida samaa keksintöä aikaisemmin.

First-to-file -järjestelmän haittapuolena on, että keksijöillä ei aina ole tarpeeksi aikaa valmistella patenttihakemuksia huolellisesti, mikä voi johtaa niiden hylkäämiseen patenttivirastossa. Keksijät eivät myöskään aina ehdi arvioida keksintönsä kaupallista arvoa tai markkinapotentiaalia ennen patentin hakumenettelyn aloittamista.

Kaikkien maiden paitsi Yhdysvaltojen ja Filippiinien patenttijärjestelmät perustuvat first-to-file -periaatteelle.

Keksimispäivän todistaminen joskus vaikeaa

First-to-invent -periaatteen mukaan patentti myönnetään keksinnön ensin tehneelle. Järjestelmän voidaan katsoa olevan oikeudenmukaisempi, koska se palkitsee “todellista” keksijää. Myöhempi samanlainen keksintö ei nimittäin ole enää uusi, vaikka sille haettaisiinkin aikaisemmin patenttia. First-to-invent -periaatteen etuna on myös, että keksijän ei tarvitse kiirehtiä patenttihakemuksen jättämistä ennen keksintönsä testaamista, viimeistelyä ja kaupallisen arvon määrittämistä.

First-to-invent -järjestelmän haittapuolena on keksimispäivän todistaminen, mikäli joku toinen on tehnyt saman keksinnön ja jättänyt patenttihakemuksen ensin (“senior party”). Ensimmäisenä keksinnön tehneen, mutta toisena patenttihakemuksen jättäneen henkilön (“junior party”) tuleekin todistaa oikeutensa erinäisin lisäselvityksin usein kalliissa ja aikaavievässä oikeudenkäyntiprosessissa (“interference procedure”). First-to-invent -patenttijärjestelmän voidaan tässä valossa katsoa vähentävän oikeusvarmuutta, varsinkin kun siihen vielä yhdistetään grace period.

Yhdysvaltojen systeemi on ainutlaatuinen

Yhdysvalloissa noudatettava first-to-invent -patenttijärjestelmä on ainutlaatuinen. Sen muuttaminen on ollut esillä harmonisointipyrkimysten yhteydessä jo pidemmän aikaa. WIPO:n piirissä grace periodista käydyt neuvottelut 1990-luvulla kariutuivat siihen, että USA ei ollut valmis luopumaan first-to-invent -periaatteesta. WIPO:ssa nykyään käytävät keskustelut esimerkiksi grace periodin käyttöönottamisesta ovat samoin vahvasti yhteydessä Yhdysvaltojen rooliin ja painoarvoon.
Yhdysvallat on muuttanut patenttijärjestelmäänsä esimerkiksi Pariisin yleissopimuksen ja TRIPS-sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Karkeasti yleistäen teollisuuden edustajat kannattavat first-to-file -periaatetta ja akateemiset piirit first-to-invent -järjestelmää. First-to-file -periaatteen kannattajat katsovat, että uuteen järjestelmään siirtyminen ei aiheuttaisi merkittäviä muutoksia käytännössä.

Keksijöiden tulee jo nyt noudattaa first-to-file -periaatetta hakiessaan patenttia Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolella.

Etuna oikeusvarmuuden lisääntyminen

Oikeusvarmuuden lisääntyminen ja oikeudenkäyntikustannusten väheneminen koetaan first-to-file -järjestelmään siirtymisen päällimmäisiksi eduiksi. Koska first-to-file -patenttijärjestelmään siirtyminen yhdenmukaistaisi pelisääntöjä, se parantaisi markkinoiden toimivuutta myös globaalisti.

Vaikka Yhdysvallat on ilmoittanut harkitsevansa first-to-invent -periaatteesta luopumista, asia on erittäin hankala, koska toiseen järjestelmään siirtyminen on luonnollisesti huomattavan kallis ja hidas prosessi, ja koska se merkitsisi merkittävää muutosta maan patenttioikeustraditioon. Mikäli Yhdysvallat myöntyy WIPO:n painostuksesta, on varsin todennäköistä, että se edellyttää muiden sopimusmaiden ottavan käyttöön grace periodin. Voidaan kuitenkin kysyä, löytyykö grace periodin käyttöönottamiselle first-to-file -patenttioikeustraditiossa tarpeeksi perusteita, vaikka Yhdysvallat luopuisikin first-to-invent -periaatteestaan: Onko grace periodille todellista tarvetta ja miten sen haittavaikutukset voitaisiin estää?

Heli Siukonen
KTM, Juris Doctor, projektitutkija
Kauppa ja teollisuusministeriö