Montex v. Diesel eli Iso riita farkuista

(IPRinfo 2/2007)

Suomen asema tärkeänä kauttakulkumaana Venäjän markkinoille menevälle tavaravirralle tekee Montex v. Diesel -tapauksen ratkaisusta meille erityisen kiinnostavan.
Onko tämän tapauksen jälkeen tuoteväärennösten transitokuljetuksiin vaikeampaa puuttua, vai onko sen käytännön merkitys marginaalinen?

EY-tuomioistuin antoi ratkaisunsa Montex Holdings Ltd:n ja Diesel SpA:n välisessä kiistassa marraskuussa 2006 (C-281/05). Ratkaisu käsitteli tavaramerkinhaltijan mahdollisuutta puuttua ulkoisessa passitusmenettelyssä (ns. T1-passituksessa) oleviin tavaroihin kauttakulkumaassa, jossa merkki on suojattu.

Tapauksessa oli kyse DIESEL-merkkisistä farmarihousuista, joita Montex Holdings Ltd -niminen irlantilaisyhtiö valmisti. Valmistukseen käytetyt kankaat kuljetettiin Irlannista Puolaan ommeltaviksi. Valmiit DIESEL-tavaramerkillä merkityt vaatteet kuljetettiin ulkoisessa passitusmenettelyssä takaisin Irlantiin sinetöitynä tullisineteillä.

Farkkulähetys pysähtyi tulliin
Saksan tulliviranomaiset pysäyttivät vuonna 2000 Puolasta Saksan läpi kauttakulussa Irlantiin olevan lähetyksen, joka sisälsi 5 076 paria DIESEL-tavaramerkillä merkittyjä housuja. Tavaroiden katsottiin loukkaavan Diesel SpA:n oikeutta tavaramerkkiin DIESEL Saksassa, jossa yhtiö on rekisteröinyt merkin.

Diesel on rekisteröinyt merkin myös Puolassa. Montex on puolestaan rekisteröinyt merkin Irlannissa, jossa Dieselillä ei ole merkille rekisteröintiä. Näin ollen housut olisi voitu myydä Irlannissa loukkaamatta Dieselin tavaramerkkioikeuksia.
Montex valitti pysäytyksestä, mutta hävisi asian alioikeudessa ja valitusasteessa. Saksan Bundesgerichtshof pyysi ennakkoratkaisua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta. Vastausta haettiin erityisesti kysymykseen, antaako rekisteröity tavaramerkki haltijalleen oikeuden kieltää kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden kauttakulun, ja jos antaa, vaikuttaako asiaan se, ettei kyseisellä merkillä ole suojaa määrämaassa?

Direktiivin suoja-ala ei kata kauttakulkua
EY-tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa (89/104/ETY) tavaramerkeille annettu suoja-ala ei kata tavaroiden kauttakulkua, eikä siten anna tavaramerkin haltijalle mahdollisuutta kieltää tavaramerkillä varustettujen tuotteiden kauttakulkua, vaikka merkki olisi suojattu kauttakulkumaassa, kun ei ole olemassa viitteitä siitä, että tavaroiden omistaja ryhtyy tai on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tarkoitus on laskea tavarat liikkeelle valtiossa, jossa tavaramerkki on suojattu.

On tärkeää huomata, että ennakkoratkaisupyyntö ja sen perusteella annettu ratkaisu koskivat nimenomaan tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä EY:n perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklan (tavaroiden vapaa liikkuvuus) tulkintaa. EY-tuomioistuin ei siis yrittänytkään antaa kattavaa vastausta Saksan ylioikeuden esittämään kysymykseen siitä, antaako rekisteröity tavaramerkki haltijalleen oikeuden kieltää kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden kauttakulun. EY-tuomioistuin tyytyi lähinnä arvioimaan asiaa direktiivin perusteella.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa on ei-tyhjentävä luettelo sellaisesta tavaramerkin käytöstä elinkeinotoiminnassa, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää. Tällaisena käyttönä mainitaan muun muassa maahantuonti ja maastavienti, mutta ei ulkoista passitusmenettelyä, josta tapauksessa oli kyse.

Tuomioistuimen tekemä tavaramerkin funktion määrittely olisi voinut olla toisenlainenkin. Mainitun tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohta on nimenomaan ei-tyhjentävä, ja vaikka siinä ei erikseen mainita ulkoista passitusmenettelyä, sisältää ulkoinen passitus ikään kuin maahantuonnin ja maastaviennin yhdistelmän.

Suomen tavaramerkkilaki kattavampi
Suomen tavaramerkkilain 4 §:ssä on säädetty erikseen ja eksplisiittisesti tavaramerkin suoja-alasta kauttakulkutapauksissa toisin kuin useissa muissa EU-maissa. Oikeus tavaramerkkiin on voimassa riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeeseen Suomessa vai ulkomailla, vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi.

Säännöksen sanamuodon ja sitä koskevien lainvalmistelutöiden perusteella voidaan päätellä, että säännöksen nojalla voidaan puuttua tavaramerkin loukkaukseen tavaroiden osalta, jotka ovat kauttakulussa Suomen läpi. Tämän kannan on Helsingin käräjäoikeuskin ottanut tuoreessa ratkaisussaan (6.3.2007 nro 5790, L 06/460) katsoessaan, että nyt puheena olevasta EY-tuomioistuimen ratkaisussa oli kysymys eri oikeudellisesta tilanteesta kuin tuoteväärennöksissä, eikä ratkaisu muodosta estettä TML 4 §:n soveltamiseen kauttakulussa oleviin tavaroihin. Käräjäoikeuden mukaan EY-tuomioistuimen ratkaisussa oli viime kädessä kysymys tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Ratkaisu soveltuu vain ulkoiseen passitusmenettelyyn
Montex v. Diesel -ratkaisu on herättänyt paljon keskustelua siitä, millä edellytyksillä voidaan puuttua immateriaalioikeuksia loukkaaviin tavaroihin. Hätäisimmät ovat jo ennustaneet, että transitoliikenteessä tavattuihin tuoteväärennöksiin ei enää voisi puuttua kuin poikkeuksellisesti. Näin ei kuitenkaan ole.

EY-tuomioistuimen ratkaisu kattaa vain tilanteen, jossa tavarat ovat ulkoisessa passitusmenettelyssä, eikä merkkiä ole suojattu tavaroiden määrämaassa. Katsoisin tosin, että Suomen osalta tämäkään rajoitus ei ole voimassa, sillä TML 4 § kattaa myös kauttakulkutilanteet.

Tuoteväärennösasetuksissa (3295/94/EY sekä sen korvannut 1383/2003/EY) puolestaan nimenomaisesti säädetään, että tavaroissa käytetyn tavaramerkin mahdollinen loukkaavuus määritellään sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan, jonka alueella tavarat on pysäytetty. Suomen tulli siis soveltaa Suomen tavaramerkkilakia, jonka perusteella jo kauttakulku katsotaan merkin käyttämiseksi Suomessa.

Tulkintaa, jonka mukaan ratkaisu kattaa vain ne tilanteet, joissa tavarat ovat ulkoisessa passitusmenettelyssä ja tavaroiden määrämaassa merkkiä ei ole suojattu, alleviivaa myös se, että EY-tuomioistuin ei viittaa tuomiossaan aiempiin ratkaisuihinsa Polo Ralph Lauren v. Dwidua (C-373/99) tai Rolex (C-60/02). Näissä tuomioistuin nimenomaisesti katsoi, että asetus 3295/94 soveltuu myös ulkoiseen passitusmenettelyyn, ja että mainitun asetuksen perusteella kolmannesta maasta yhteisön kautta tulevat tuoteväärennökset voidaan pysäyttää.

Olisiko ratkaisu ollut Dieselille myönteinen, jos Diesel olisi vedonnut tapahtuma-aikana voimassa olleen tuoteväärennösasetuksen 3295/94 artiklaan 6 (2)(b)? Sen sisältö on toistettu myös uuden tavaramerkkiasetuksen 1383/2003/EC:n johdantolauseessa 8 artiklan 6(2)(b) mukaan arvioitaessa tavaroiden immateriaalioikeudellista loukkaavuutta sovelletaan sen jäsenvaltion säännöksiä, jonka alueella tavarat on pysäytetty käyttäen samoja perusteita kuin siinä tapauksessa, että tavarat olisi valmistettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tämän niin sanotun oikeudellisen fiktion pitäisi käytännössä tarkoittaa sitä, että Saksan läpi kauttakulussa tavattuja tuoteväärennöksiä pitäisi kohdella siten kuin ne olisi valmistettu Saksassa. Valmistaminen puolestaan on jo tavaramerkkidirektiivinkin perusteella tavaramerkin suoja-alaan kuuluva toimi.

Kysymys suoja-alasta, ei piratismin sallimisesta
Montex v. Diesel -ratkaisu on katsottava Salomonin tuomioksi tilanteessa, jossa Montex on itsenäisesti käyttänyt tavaramerkkiä DIESEL jo 1970-luvun lopulta ja myy tällä merkillä varustettuja tavaroita ainoastaan Irlannissa, eikä lailliseen myyntiin tarkoitettuihin tavaroihin haluttu puuttua kauttakulkumaassa.

Asia voidaan tietysti nähdä toisinkin: Montex valmistaa DIESEL-merkityt vaatteet Puolassa, jossa ne loukkaavat Dieselin tavaramerkkioikeuksia. Tämän on Wroclawin alioikeus vahvistanut vuonna 2004.

Piratismi on maailmanlaajuisesti valtava ongelma, jonka vastaiseen taisteluun valjastetaan jatkuvasti yhä enemmän resursseja. EY-tuomioistuin on tuskin tarkoittanut, että tähän rikollisuuden muotoon puuttuminen tulisi hankalammaksi. Tarkoituksena lienee ollut vain määritellä sääntöjä ulkoiseen passitustilanteeseen puuttumiseen niissä tapauksissa, joissa tavarat voidaan määrämaassa myydä loukkaamatta kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

On myös tärkeää huomata, että EY-tuomioistuimen ratkaisun ydin on tavaramerkkidirektiivin suoja-alan laajuus käsillä olevassa tapauksessa, eikä ratkaisulla ole vaikutusta tuoteväärennösasetuksen (1383/2003/EC tai sen edeltäjän 3295/94/EC) soveltumiseen ulkoiseen passitusmenettelyyn.

Myös uuden tuoteväärennösasetuksen johdanto-osan kohta 3 tekee lainsäätäjän tarkoituksen selväksi: ”Tuoteväärennösten tuominen yhteisön tullialueelle, mukaan luettuna niiden uudelleenlastaaminen, niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen yhteisössä sekä niiden asettaminen suspensiomenettelyyn taikka vapaa-alueelle tai vapaavarastoon olisi kiellettävä.”

Tullialan terminologiaa
Ulkoinen passitusmenettely on passitus, jossa muuta kuin yhteisötavaraa kuljetetaan yhteisön tullialueella tullivalvonnassa lähtötullitoimipaikasta määrätullitoimipaikkaan.

Passitus on tullimenettely, jossa tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullitoimipaikasta määrätullitoimipaikkaan.
Tullimenettely on joukko toimenpiteitä, joita tuojan tai viejän on suoritettava selvittääkseen tavaroiden tullioikeudellinen asema tulliselvitystilanteessa.

Yhteisötavara on tavara, joka on kokonaan tuotettu Euroopan yhteisön tullialueella tai yhteisön ulkopuolelta tuotu tavara, joka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhteisössä tai näistä yhteisön tullialueella tuotettu tavara.

Tullivalvonta tarkoittaa toimenpiteitä, joita sovelletaan niiden lakien ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi, joiden täytäntöönpanosta tulli on vastuussa.

Henrik af Ursin
OTK, LL.M
Benjon Oy

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisu julkisasiamiehen M. Poiares Maduron ratkaisuehdotus 9.11.2006, asia C-281/05