Milloin tavara on ”saatettu markkinoille” Euroopan unionissa?
(IPRinfo 2/2005)
Tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) artikla 7 säätää, että tavaramerkkioikeuden haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.
Kyse on merkinhaltijan oikeuden sammumisesta. Saattamalla tavaran EU:n markkinoille merkinhaltija joutuu alistumaan siihen, että yksinoikeus tavarassa olevaan tavaramerkkiin toisessa maassa ei anna mahdollisuuksia estää tavaran vientiä/tuontia tähän maahan.
Unionin tavaramerkkioikeudessa on jo kauan hyväksytty alueellisen sammumisen periaate Euroopan yhteisöjen alueella. Epäselvempää on ollut, milloin tavara ”on saatettu markkinoille” (englanniksi ”have been put on the market”, saksaksi ”in den Verkehr gebracht worden sind” ja ranskaksi ”ont été mis dans le commerce”).
Oikeustapauksessa Peak Holding (C-16/03) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (EYT) otti kantaa asiaan, kun ruotsalainen tuomioistuin (Skåne och Blekinge hovrätt) kysyi tuomioistuimelta:
Onko tavara katsottava saatetun markkinoille, kun tavaramerkin haltija on
a) maahantuonut ja tuontitullannut sen yhteismarkkinoille siinä tarkoituksessa, että se myydään siellä?
b) pitänyt sitä kaupan tavaramerkin haltijan omissa myymälöissä tai tavaramerkin haltijaan sidoksissa olevien yhtiöiden myymälöissä yhteismarkkinoilla ilman, että tavara on luovutettu?
EY-tuomioistuin vastasi, että Euroopan talousalueella ”tavaroita ei ole katsottava saatetun markkinoille, kun tavaramerkin haltija on tuonut ne myytäväksi tai kun tavaramerkin haltija on saattanut ne kuluttajien saataville omissa myymälöissään tai siihen sidoksissa olevan yhtiön myymälöissä, mutta se ei ole saanut niitä myydyksi”.
Kommenttini koskee vain yhtä keskeistä ongelmaa eli sammumista. Yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnasta käy ilmi, että tavaramerkkidirektiivin sammumista koskeva periaate (artikla 7) muodostaa poikkeuksen artiklasta 5, joka antaa merkinhaltijalle yksinoikeuden merkin käyttöön elinkeinotoiminnassa.
Suomessa vastaava periaate on ilmaistu tavaramerkkilain 10a §:ssä. EYT:n tuomion perusteella voi siis todeta, että Suomenkaan säädöksen mukaan tavaroita ei ole ”laskettu liikkeeseen”, kun ne ovat myynnissä myymälöissä, joita merkinhaltija kontrolloi. Ehto täyttyy vasta, kun tavaroita on tosiasiallisesti myyty. Sama periaate soveltunee, kun kauppa-agentit myyvät merkinhaltijan tuotteita EU:n alueella.
Tuomio selventää tilannetta sammumisen osalta. Terminologisesti ei kuitenkaan ole kovinkaan onnistunut ratkaisu todeta, että myynnissä olleita tavaroita ”ei ole laskettu liikkeeseen” tai ”have not been put on the market”.
Erityisesti on varottava soveltamasta tässä yhteydessä omaksuttua markkinoinnin ”saattaa markkinoille” -käsitettä muihin tilanteisiin, joissa markkinointia säännellään.
****************************************************************************
Tapauksen kulku:
(ks. Uutinen IPR University Centerin sivulla 15.12.2004)
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisu 30.11.2004
Asia C-16/03
Ruotsalaisen hovrättenin ennakkoratkaisupyyntö asiassa Peak Holding AB vs. Axolin-Elinor AB (aiemmalta nimeltään Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB)
Peak Holding Ab oli nostanut Ruotsissa kanteen (2000) Factory Outletia vastaan sillä perusteella, että tämän markkinointitavat loukkasivat sen Peak Performance -tavaramerkkiä. Factory Outlet oli vuoden 2000 lopulla mainostanut myyvänsä edullisesti Peak Performance -vaatteiden erän, joka oli alunperin valmistettu Euroopan talousalueen ulkopuolella myytäväksi ETA-alueella.
Factory Outlet katsoi, että Peak Holding oli saattanut riidanalaiset tavarat markkinoille ETA-alueella, joten sillä ei ollut oikeutta kieltää tavaramerkin käyttämistä tavaroita myytäessä. Factory Outletin mukaan tavarat oli saatettu markkinoille, kun Peak Performance Production oli pitänyt niitä kaupan Base Camp -nimisessä myymälässä Tanskassa, tai joka tapauksessa silloin, kun Base Campin myynnistä jäänyt vaate-erä oli myyty ranskalaisyritykselle, vaikkakin sillä ehdolla, ettei tavaroita olisi saanut jälleenmyydä ETA-alueella.
Factory Outlet oli hankkinut tavarat eräältä ruotsalaisyritykseltä. Peak Holdingin mukaan tavaroita ei ollut saatettu markkinoille heidän suostumuksellaan. Vaikka tavaramerkkioikeus olisikin sammunut, kun tavaroita oli pidetty kaupan, tämä sammuminen oli peruuntunut ja yksinoikeus palautunut, kun tavarat oli palautettu varastoon Tanskassa, siitä huolimatta, että oli kiistatonta, että tavaraerä oli siirtynyt Tanskasta Ruotsiin.
Peak Holdingin mukaan tavaroita ei ollut saatettu markkinoille. Tavaramerkkioikeuden mahdollinen sammuminen oli peruuntunut ja yksinoikeus palautunut, kun tavarat oli palautettu varastoon. Alioikeus oli kuitenkin katsonut, että tavarat oli tosiasiallisesti saatettu markkinoille, kun ne olivat kuluttajien saatavilla Base Campin myymälässä, ja että tavaramerkkioikeus ei voinut tämän jälkeen palautua. Kanne oli hylätty, ja Peak Holding valitti hovioikeuteen.
Niklas Bruun
Professori
IPR University Center
