Look-alike-jäljittely – ei sekaannusvaaraa, ei suojaa?
(IPRinfo 5/2011)
Vahva brändi on yrityksen kannalta merkittävä kilpailutekijä, johon yritykset investoivat huomattavia summia. Vielä huomattavampi on se taloudellinen lisäarvo eli goodwill-arvo, joka hyvin hoidetulle brändille kehittyy.
Tunnettuun brändiin liittyvät positiiviset mielikuvat ja asiakasuskollisuus voivat olla yrityksen näkökulmasta mittaamattoman tärkeitä. Samalla ne ovat alttiita hyväksikäytölle ja vahingoittumiselle. Kilpailijat voivat pyrkiä osallisiksi brändin goodwill-arvosta jäljittelemällä tuotteiden ulkoasun kokonaisvaikutelmaa ja markkinoimalla look-alike -tuotteita, jotka sijoittuvat sallitun ja kielletyn jäljittelyn rajamaastoon.
Suojautuminen look-alike -jäljittelyä vastaan voi osoittautua hankalaksi, jos tuotteen ulkoasua ei ole suojattu kattavasti yksinoikeuksin. Toisaalta yksinoikeuksista riippumatta vaikeutena on, että tuoteväärennöksistä poiketen look-alike -tuotteiden ei ole tarkoituskaan johtaa yleisöä luulemaan, että kyseessä on alkuperäinen tuote tai edes sen suora kopio. Päinvastoin look-alike -tuotteiden markkinoinnista käy yleensä ilmi, että kyseessä on vain samankaltainen tuote kuin alkuperäinen.
Sekaannusvaara suojan edellytyksenä
Kun look-alike -jäljittelyyn ei ole mahdollista puuttua vetoamalla suojatun yksinoikeuden loukkaukseen, jää käytännössä ainoaksi oikeudelliseksi suojakeinoksi kanne markkinaoikeudessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) 1.1 §:n yleislausekkeen nojalla. Sen mukaan elinkeinotoiminnassa on kiellettyä käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.
Suojan saaminen tällä perusteella on kuitenkin epävarmaa. Markkinaoikeus on tuotejäljittelyä koskevissa päätöksissään katsonut, ettei pelkästään tuotteen jäljittelyä tai jäljitelmien markkinointia voida sinänsä pitää yleislausekkeessa tarkoitettuna menettelynä. Sopimatonta ja siten kiellettyä on kuitenkin sellainen jäljittely, joka on omiaan luomaan sekaannusvaaran tuotteiden kaupallisesta alkuperästä (esim. MAO 451/09, Sim Finland). Lähtökohta korkeimmassa oikeudessa on sama (KKO 2004:4, Epsira).
Ruotsissa ja Tanskassa väljempi tulkinta
Suomessa vakiintunut linja poikkeaa muissa Pohjoismaissa vallitsevasta käytännöstä. Ruotsin marknadsföringslag (MFL) sisältää SopMenL 1.1 §:ää olennaisilta osiltaan vastaavan yleislausekkeen, jonka mukaan markkinoinnin on oltava hyvän markkinointitavan mukaista (MFL 5 §). Sitä on tulkittu niin, että sellainenkin jäljittely, josta ei aiheudu sekaannusvaaraa, voidaan kieltää. Harhaanjohtava jäljittely on erikseen kielletty silloin, kun jäljitelmät ovat helposti sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan tunnettuihin ja omaperäisiin tuotteisiin (MFL 14 §).
Ruotsin markkinatuomioistuimen oikeuskäytännössä on kehittynyt MFL 5 §:n pohjalta maineen norkkimisena (renommésnyltning) tunnettu oppi, joka kieltää toisen elinkeinonharjoittajan maineen hyväksikäyttämisen.
Maineen norkkimisesta on kyse, kun kilpaileva elinkeinonharjoittaja epäoikeutetusti luo näennäisen yhteyden omien tuotteidensa ja toisen elinkeinonharjoittajan toiminnan, tuotteiden, tunnusmerkkien tai muiden symbolien välille ilman, että kuitenkaan aiheutuu sekaannusvaaraa. Maineen norkkiminen voi tulla kysymykseen ainoastaan, jos jäljittelyn kohde on niin hyvin tunnettu markkinoilla, että se yhdistetään tietyn elinkeinonharjoittajan maineeseen.
Myös Tanskan lov om markedsføring (LMF) sisältää yleislausekkeen (LMF § 1), jonka nojalla on voitu kieltää jäljittely, kun siihen on olemassa erityiset syyt. Erityisiä syitä on vaikea määritellä tarkasti. On esitetty, että suojan saaminen edellyttää oletettavasti hyvin vakavaa toisen työn ja investointien hyväksikäyttöä. Tällainen hyväksikäyttö on käsillä, kun jäljittely on hyvin tarkkaa – kenties orjallista – ilman, että se on välttämätöntä markkinoille pääsyn kannalta. Tällöin voidaan katsoa jäljittelyllä olevan selvästi norkkiva tarkoitus.
Onko markkinaoikeuden tulkintalinja muuttumassa?
SopMenL 1.1 §:n yleislausekkeen sanamuoto tai säännöksen esityöt eivät estä omaksumasta Ruotsin ja Tanskan mallin mukaista tulkintaa. Markkinaoikeuden oikeuskäytännöstä voi löytää viitteitä siitä, että tulkintalinja saattaa olla muuttumassa.
Päätöksessään MAO 619/09 (Folkia) markkinaoikeus kielsi vastaajan menettelyn, vaikka se ei katsonut siitä aiheutuneen sekaannusvaaraa. Markkinaoikeus totesi, että vaikka jäljittelyn kieltäminen pääsääntöisesti edellyttää, että menettely on omiaan aiheuttamaan sekaannusta, kielto voi tulla kysymykseen myös, jos elinkeinonharjoittaja on menettelyllään käyttänyt hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan goodwill-arvoa.
Päätöksessään MAO 132/04 (Hullut Päivät) markkinaoikeus totesi, että yleislausekkeessa ei ole poissuljettu sekaannusvaarasta riippumatonta suojaa. Edellytyksenä suojan saamiselle on kuitenkin, että kiellettävästä menettelystä aiheutuu alkuperäisen tunnuksen vähittäinen heikkeneminen.
Look-alike -jäljittelyä koskevassa oikeuskäytännössä goodwill-arvon suoja on toistaiseksi perustunut sekaannusvaaraopin laajentavaan tulkintaan. Selvä esimerkki tästä on markkinaoikeuden päätös MAO 82/05 (LEGO), jossa vastaaja oli markkinoinut hakijoiden rakennuspalikoiden kanssa muodoltaan, kooltaan ja väritykseltään lähes samanlaisia rakennuspalikoita. Vastaaja oli kuitenkin merkinnyt tuotepakkauksiinsa oman tuotenimensä ja ilmoittanut tuotteen valmistajan. Hakijoiden ja vastaajan tuotteita ei myöskään myyty samoissa paikoissa.
Tällaisten seikkojen on tavallisesti katsottu estävän sekaannusvaaran, mutta tässä tapauksessa markkinaoikeus katsoi, että vastaajan markkinointi oli saattanut aiheuttaa sekaannusvaaran tuotteiden kaupallisesta alkuperästä. Sekaannusvaara oli markkinaoikeuden mukaan ehkäistävissä ainoastaan erottamalla vastaajan rakennuspalikat ulkomuotonsa perusteella selvästi hakijoiden rakennuspalikoista. Lisäksi markkinaoikeus totesi, että vastaaja oli menettelyllään käyttänyt samalla hyväkseen hakijoiden tuotteisiin liittyvää goodwill-arvoa hyvän liiketavan vastaisesti.
Tulkinnan muutos olisi tervetullut
Jos markkinaoikeus tulevaisuudessa hyväksyy sekaannusvaarasta riippumattoman jäljittelysuojan, saattaa suojan esikuvana olla muissa Pohjoismaissa vakiintunut käytäntö. Suojan edellytykset olisivat siinä tapauksessa pitkälti samankaltaiset kuin laajalti tunnetuille tavaramerkeille myönnettävän sekaannusvaarasta riippumattoman erityissuojan edellytykset.
Suoja tulisi kysymykseen silloin, kun kohdeyleisö yhdistää alkuperäisen tuotteen ja sen jäljitelmän toisiinsa. Suojan saaminen ei edellyttäisi, että jäljittely vahingoittaa alkuperäiseen tuotteeseen kytkeytyvää goodwill-arvoa, vaan riittäisi, että jäljittelystä koituu jäljittelijälle epäoikeutettua hyötyä.
Suojan kynnys olisi melko korkealla, mutta aivan yhtä laajaa tunnettuutta kuin tavaramerkkioikeudessa ei välttämättä vaadittaisi. Suojaa voitaisiin siten myöntää myös tavaramerkkinä suojatulle ulkoasulle, jonka osalta sekaannusvaarasta riippumattoman tavaramerkkisuojan edellytykset eivät täyty, koska merkki ei ole laajalti tunnettu.
On myös mahdollista, että markkinaoikeus säilyttäisi muita Pohjoismaita tiukemman tulkintalinjan, vaikka se tietyissä tapauksissa suostuisi myöntämään suojaa sekaannusvaarasta riippumatta. Siinä tapauksessa erityissuoja tulisi luultavasti kysymykseen ainoastaan silloin, kun jäljittely on johdonmukaista. Lisäksi edellytettäisiin, että jäljittely todella vahingoittaa alkuperäiseen tuotteeseen kytkeytyvää goodwill-arvoa.
Riippumatta markkinaoikeuden valitsemasta tulkintalinjasta, SopMenL 1.1 §:ään perustuvan sekaannusvaarasta riippumattoman suojamahdollisuuden hyväksyminen turvaisi brändin goodwill-arvoon liittyvät huomattavat taloudelliset intressit nykyistä joustavammin ja kattavammin. Suojamahdollisuus estäisi ilmeisten goodwill-arvon hyväksikäyttö- ja vahingoittamistapausten jäämisen kokonaan vailla suojaa silloin, kun yksinoikeussuojan edellytykset eivät täyty.
Sarita Schröder
Associate
Asianajotoimisto Krogerus
Lainsäädäntö
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061
Svensk författningssamling – Marknadsföringslag (MFL), utfärdad den 5 juni 2008, SFS 2008:486
Danske Love – Bekendtgørelse af lov om markedsføring (LMF), lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009:
Oikeuskäytäntö
MAO 451/09, Sim Finland
KKO 2004:4, Epsira
MAO 619/09, Folkia AB
MAO 132/04, Hullut Päivät
MAO 82/05, Lego
