Lisensoinnin kilpailusäännöt uudistuvat

(IPRinfo 4/2004)

Toukokuun alussa astui voimaan uusi teknologiansiirtosopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (Komission asetus (EY) N:o 772/2004, annettu 27.4.2004, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin). Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kilpailusäännöt muuttuvat uuden asetuksen myötä lisensointimyönteisemmiksi.

Uuden asetuksen mukaan lisenssinantaja voi rajoittaa eri tavoin lisenssinsaajan mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa. Aikaisempien tiukkojen lisensoinnin puitteiden sijaan asetuksessa sekä sen soveltamisesta annetuissa suuntaviivoissa korostetaan sopimuksen todellisia vaikutuksia teknologia- tai tuotemarkkinan kilpailutilanteelle.

Komissio käy lisäksi suuntaviivoissa yksityiskohtaisesti läpi poikkeuksen ulkopuolelle jääviä sopimusjärjestelyjä, kuten teknologiapooleja, ja antaa suhteellisen yksityiskohtaisia linjauksia siitä, missä tilanteissa myös tällaiset sopimukset voivat täyttää 81(3) artiklan yksittäispoikkeuksen edellytykset. Uudistuksen voidaankin olettaa helpottavan lisensointijärjestelyjen arviointia ja todennäköisesti myös edistävän immateriaalioikeuksien lisensointia.

Sopimus ei riko perustamissopimusta
Käytännössä ryhmäpoikkeusasetus tarkoittaa, että asetuksen ehtojen täyttyessä sopimusjärjestelyä ei katsota EY:n perustamissopimuksen 81(1) artiklan vastaiseksi. Oletuksena on, että ryhmäpoikkeusasetuksen alaan kuuluvat sopimukset täyttävät perustamissopimuksen 81(3) artiklassa mainitut neljä edellytystä 81(1) artiklan kielloista poikkeamiselle: tehokkuusetujen syntyminen, kuluttajat saavat kohtuullisen osan hyödyistä, sopimus ei poista kilpailua, kilpailua rajoittavat ehdot ovat välttämättömiä sopimuksen solmimiseksi.

Komissio on täsmentänyt asetuksen soveltamista hyväksymissään suuntaviivoissa (Komission tiedonanto. Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta teknologiansiirtosopimuksiin. EUVL C 101, 27.4.2004, s. 2-41).

Uuden ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteena on selkeyttää teknologiansiirtosopimusten kilpailuoikeusarviointia. Aikaisempaa ryhmäpoikkeusasetusta pidettiin yleisesti vaikeaselkoisena ja liian kapea-alaisena. Komissio totesi asetusta koskeneessa arviointikertomuksessa v. 2002, että asetus on saattanut pakottaa ”teollisuuden tiukkoihin puitteisiin, joiden vuoksi yritykset joutuvat tekemään sopimuksia, jotka rajoittavat niiden tehokkuutta ja ehkä myös Euroopan teollisuuden kilpailukykyä”.

Uuden ryhmäpoikkeusasetuksen myötä suhtautuminen lisenssisopimuksissa oleviin kilpailua rajoittaviin sopimusehtoihin muuttuu oleellisesti. Uusi asetus on huomattavasti edeltäjäänsä lisensointimyönteisempi. Uusi asetus lähtee siitä, että lisensointi lisää kilpailua ja että siihen usein sisältyvät yksinoikeusehdot edistävät teknologian leviämistä uusille markkinoille. Kategoristen kieltojen sijaan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisessa painottuu sopimuksen vaikutuksiin konkreettiseen kilpailutilanteeseen markkinoilla.

Uuden asetuksen soveltamisala laajempi
Aiempi vuodesta 1996 voimassa ollut ryhmäpoikkeusasetus soveltui kahden yrityksen välisiin patentti- ja taitotietosopimuksiin sekä sekamuotoisiin patentteja ja taitotietoa koskeviin sopimuksiin. Muut teollis- ja tekijänoikeuksien lisensointia koskevat sopimukset kuuluivat asetuksen soveltamisalaan vain siinä tapauksessa, että ne olivat liitännäisiä patentti- ja taitotietolisenssisopimuksille.

Uuden asetuksen soveltamisalaan kuuluu tekijänoikeuksien lisensointi teoksen tuotannon tai jakelun mahdollistamiseksi. Tältä osin tekijänoikeuslisenssien katsotaan olevan verrattavissa patenttilisenssisopimuksiin.

Asetus ei kuitenkaan sovellu, jos sopimuksen päätarkoitus on käyttöluvan myöntäminen tavaramerkkiin. Muut immateriaalioikeudet kuuluvat soveltamisalaan vain niiltä osin kuin niillä luodaan mahdollisuus lisensoidun teknologian parempaan hyödyntämiseen. On esimerkiksi mahdollista, että lisenssinantaja antaa lisenssinsaajalle oikeuden käyttää tavaramerkkiä hyödykkeiden myynnissä, mikä voi olla hyvinkin myönteistä esim. kuluttajien näkökulmasta.

Poikkeus 81(1) kiellosta kattaa edelleen ”kahden yrityksen väliset” teknologiansiirtosopimukset. Asetusta ei siis sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoitus on patenttipoolien perustaminen. Ratkaiseva tekijä on se, onko sopimus solmittu tosiasiallisesti kahden vai useamman osapuolen välillä. Se, että sopimuksessa asetetaan ehtoja useammalle tuotanto- tai kaupan portaalle, ei estä ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamista. Lisenssisopimuksessa voidaan asetetaan ehtoja sille, miten lisenssinsaaja voi toimia suhteessa seuraavaan jakeluportaaseen.

Markkinaosuudet ryhmäpoikkeuksen soveltamiselle (Ks. myös oheinen taulukko)
Ryhmäpoikkeusasetuksessa määritellään markkinaosuusrajat, joiden puitteissa poikkeusta on mahdollista soveltaa. Kilpailevien yritysten osalta poikkeusta sovelletaan, mikäli osapuolten yhdistetty markkinaosuus ei ylitä 20 prosenttia merkityksellisillä teknologia- tai tuotemarkkinoilla. Jos taas sopimuksen tehneet yritykset eivät ole kilpailijoita , poikkeusta sovelletaan, mikäli yritysten markkinaosuus ei ylitä 30 prosenttia markkinoista.

Teknologiamarkkinoiden osalta markkinaosuus määritellään sen mukaan, missä määrin teknologiaa käytetään merkityksellisillä tuotemarkkinoilla. Tuotemarkkinoiden markkinaosuus määräytyy lisenssinantajan ja lisenssinsaajan yhdistetystä markkinaosuudesta.

Jos sopimuspuolet omistavat teknologiaa, joka estää yksipuolisesti tai vastavuoroisesti toisen teknologian käytön, sopimuspuolia ei pidetä kilpailijoina teknologiamarkkinoilla. Yksipuolisesti estävästä teknologiasta on kysymys silloin, kun teknologiaa ei voida hyödyntää loukkaamatta toista teknologiaa koskevia oikeuksia. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun jokin patentti kattaa parannuksen, joka on tehty myös toisen patentin kattamaan teknologiaan. Näin ollen parannuspatentin hyödyntäminen edellyttäisi lisenssiä peruspatenttia koskevaan teknologiaan.

On olemassa tilanteita, joissa lisenssinantaja ja lisenssinsaaja tuottavat kilpailevia lopputuotteita, mutta eivät ole enää kilpailijoita, koska toisen osapuolen kehittämä uusi teknologia edustaa niin mullistavaa uutta teknologiaa, että lisenssinsaajan oma teknologia on vanhentunut tai muutoin menettänyt merkityksensä.

Lisenssinsaajan uusi teknologia luo siis myös uudet tuotemarkkinat. Johtopäätösten teko kilpailutilanteesta vanhan ja uuden teknologian välillä ei ole komission suuntaviivojen mukaan useinkaan mahdollista ennen kuin kilpailu on ehtinyt toimia jonkin aikaa . Komissio pitääkin sopimuspuolia kilpailijoina, jos sopimuksen tekohetkellä ei ole selvää, että lisenssinsaajan teknologia on menettänyt merkityksensä uusien tuotemarkkinoiden näkökulmasta.

Kielletyt sopimukset markkinaosuuksista riippumatta
Kilpailevien yritysten osalta poikkeusta ei sovelleta, jos sen tavoitteena on rajoittaa sopimuspuolten mahdollisuuksia:
– määrittää lisensoitujen tuotteiden hinta;
– rajoittaa tuotantoa tai myyntiä;
– jakaa markkinat tai asiakkaat (lukuun ottamatta lisenssinsaajalle muussa kuin vastavuoroisessa sopimuksessa asetettua velvollisuutta käyttää lisensoitua teknologiaa ainoastaan yhdellä tai useammalla teknisellä käyttöalalla taikka yksillä tai useammilla tuotemarkkinoilla tai vaatimusta, jonka mukaan lisenssinsaaja valmistaa sopimustuotteita ainoastaan omaan käyttöönsä), tai
– rajoittaa lisenssinsaajan mahdollisuuksia käyttää omaa teknologiaansa tai rajoittaa sopimuspuolten mahdollisuuksia tehdä tutkimus- ja kehitystyötä, ellei rajoitus ole välttämätön lisensoidun taitotiedon paljastumisen estämiseksi.

Yritysten osalta, jotka eivät ole kilpailevassa asemassa, poikkeusta ei sovelleta sopimuksiin, joilla pyritään rajoittamaan seuraavien myyntiportaiden hintojen määrittämistä tai esimerkiksi sopimuksiin, joilla rajoitetaan alueita tai asiakkaita, joille lisenssinsaaja voi myydä sopimustuotteita.

Seuraavat asiakas- ja aluerajoitukset ovat kuitenkin sallittuja:
– myynnin rajoittaminen lisenssinantajalle varatulle yksinmyyntialueelle tai yksinoikeuteen perustuvalle asiakasryhmälle;
– aktiivisen myynnin rajoittaminen lisenssinantajan toiselle lisenssinsaajalle myöntämälle yksinmyyntialueelle tai yksinoikeuteen perustuvalle asiakasryhmälle;
– lisenssinsaaja valmistaa sopimustuotteita ainoastaan omaan käyttöönsä;
– kaupan tukkuportaassa toimivan lisenssinsaajan loppukäyttäjille suuntautuvan myynnin rajoittaminen, ja
– valikoivan jakelujärjestelmän jäsenten myynnin rajoittaminen valtuuttamattomille jakelijoille.

Muita kiellettyjä sopimusehtoja

Parannukset (grant backs).
Poikkeusta ei sovelleta lisenssisopimusten ehtoihin, joissa asetetaan lisenssinsaajalle velvoite myöntää lisenssinantajalle tai lisenssinantajan nimeämälle kolmannelle osapuolelle yksinoikeudellinen lisenssi lisensoituun teknologiaan tehtyihin eroteltavissa oleviin parannuksiin tai uusiin sovelluksiin.
Parannusten jättäminen ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle liittyy komission näkemykseen, jonka mukaan parannuksia koskeva yksinoikeudellinen lisenssi vähentää todennäköisesti lisenssinsaajan halukkuutta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ryhmäpoikkeus kattaa kuitenkin takaisinluovutusta koskevat velvoitteet niin kauan kuin takaisinluovutusvaade ei ole yksinoikeudellinen sekä silloin kun lisenssinantajalla (takaisinluovuttaja) on sopimuksen mukainen oikeus jakaa parannukset edelleen muille lisenssinsaajille.

Kielto kiistää taitotiedon merkityksellisyys tai patentin pätevyys.
Aikaisemmassa ryhmäpoikkeusasetuksessa kielto kiistää taitotiedon merkityksellisyys tai patentin pätevyys olivat harmaita sopimusehtoja ja edellyttivät sopimuksen ilmoittamista komissiolle. Perustelu immateriaalioikeuksien kiistämistä koskevien sopimusehtojen sulkemisesta asetuksen ulkopuolelle liittyy siihen, että lisenssinsaajat pystyvät usein parhaiten perustelemaan, onko immateriaalioikeus mitätön vai ei. Kilpailun ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta on perusteltua, että mitättömät oikeudet poistuvat eivätkä näin vääristä markkinoiden toimintaa.

Uudenkin ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan lisenssiantajalla on mahdollisuus irtisanoa lisenssisopimus lisenssinsaajan yrittäessä kiistää immateriaalioikeuden voimassaolon. Lisenssinantaja ei siten ole velvollinen jatkamaan liikesuhdetta sellaisen lisenssinsaajan kanssa, joka pitää immateriaalioikeutta mitättömänä.
Irtisanomismahdollisuus on merkittävä, koska lisenssisopimukset tehdään usein hyvinkin pitkiksi ajoiksi. Jos lisenssinsaaja jatkaa irtisanomisen jälkeen teknologian hyödyntämistä, mahdollinen immateriaalioikeussuojan rikkominen on hänen omalla vastuullaan eikä hän voi käyttää sopimusta hyväkseen. Tämä saattaa vaikuttaa esimerkiksi immateriaalioikeuden rikkomisesta mahdollisesti seuraavaan vahingonkorvaukseen.

Oman teknologian hyödyntäminen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan rajoittaminen.
Sopimusehdot, joilla pyritään rajoittamaan osapuolten mahdollisuutta oman teknologian hyödyntämiseen ovat pääsääntöisesti kiellettyjä. Ei-kilpailijoiden osalta ryhmäpoikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät suorat tai välilliset vaatimukset, jotka rajoittavat lisenssinsaajan mahdollisuutta hyödyntää teknologiaansa tai mahdollisuutta omaan tutkimus- ja kehitystyöhän.

Yleinen tutkimus- ja kehitystoiminnan rajoittaminen ei ole sallittua silloinkaan, kun lisenssinsaajalla ei ole hallussaan omaa teknologiaa. Osapuolet voivat olla mahdollisia innovaatiotoiminnan käynnistäjiä markkinoilla. Näin on erityisesti silloin kun osapuolilla on taloudelliset resurssit ja mahdollisuus tutkimustoiminnan harjoittamiseen. Tällöin komission mukaan 81 artiklan 3 kohdan edellytykset tuskin täyttyvät.

Toisen osapuolen innovaatiotoiminnan rajoittamiseen liittyvistä säännöksistä huolimatta lisenssinantaja saa pyrkiä kaikin muin keinoin suojaamaan omaan teknologiaansa. Lisenssinantaja voi pidättää itsellään niin patenttien, tekijänoikeuksien kuin taitotiedonkin hyödyntämisen omassa toiminnassaan ja kieltää tai rajoittaa lisenssinsaajaa luovuttamasta oikeuksia tai paljastamasta niitä kolmansille osapuolille.

Markkinatilanteen arviointi
Se, että sopimus sisältää 81(1) artiklassa kiellettyjä sopimusehtoja, ei vielä välttämättä tarkoita, että sopimus olisi kielletty. Suuntaviivoissa komissio määrittelee tekijöitä, joihin 81(3) artiklan edellytysten arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota :
Sopimuksen luonne. Mikä on sopimuksen todellinen tarkoitus sekä mitä välillisiä rajoituksia sopimukseen mahdollisesti sisältyy?

Sopimuspuolten markkina-asema. Mitä vahvempi asema osapuolilla on markkinoilla, sitä todennäköisempää on, että sopimukseen sisältyvillä rajoituksilla on myös kilpailua rajoittavia vaikutuksia.

Kilpailijoiden markkina-asema. Mitä vahvempi kilpailijoiden markkina-asema (esim. koko ja tutkimus- ja kehitystyövalmiudet) on ja mitä suurempi määrä niitä on lukumääräisesti, sitä pienempi on riski markkinavoiman väärinkäytöstä.
Lisensoitujen tuotteiden ostajien markkina-asema. Jos ostajien markkinaosuus ostomarkkinoilla on suuri, niillä on todennäköisesti neuvotteluvoimaa suhteessa lisenssinsaajiin ja osapuolten on vaikeampi käyttää hyväkseen mahdollista markkinavoimaansa.

Markkinoille pääsyn esteet. Missä määrin markkinoilla toimivat nostavat hintoja yli kilpaillun hinnan ilman, että uudet tulijat päättävät pyrkiä markkinoille.

Markkinoiden kypsyys/kehityspiirteet. Kypsillä markkinoilla tarkoitetaan markkinoita, jotka ovat suhteellisen kehittyneet ja keskeiset toimijat ovat toimineet markkinoilla jo pitkään ilman merkittäviä muutoksia markkina-asemassa. Kilpailunrajoitusten negatiiviset vaikutukset ovat tällaisilla markkinoilla todennäköisesti vakavampia kuin markkinoilla, jotka kehittyvät nopeasti.

Mikko Alkio
OTK, LL.M.

Kirjoittaja toimii jäsenenä komissaari Rehnin kabinetissa EU:n komissiossa. Kirjoituksessa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia.