Hyvin tunnettujen tavaramerkkien suoja parantunut

(IPRinfo 3/2004)

Tavaramerkin haltija voi kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiä, mikäli se on identtinen tai samankaltainen kuin hänen merkkinsä ja sitä käytetään identtisille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille. Tunnetut merkit (well known marks ) ovat poikkeus pääsäännöstä.

Tunnettujen merkkien suoja ulottuu yli tavara- ja palveluluokkien, eli tunnetun merkin haltija voi saada suojaa identtisiä tai samankaltaisia tavaramerkkejä vastaan, vaikka niitä käytettäisiin täysin eri tavaroiden tai palveluiden tunnuksina.

Normaalia tavaramerkkiä laajempi suoja on tarpeellinen, koska tunnetuilla merkeillä on erittäin suuri taloudellinen arvo, ja laajalla suojalla pyritään estämään merkin taloudellisen arvon hyväksikäyttö. Samalla pyritään toisaalta myös estämään tavaramerkin arvon alentuminen niin sanotun vesittymisen kautta. Normaalia laajemman suojan myöntäminen edellyttää luonnollisesti erityisen painavia perusteluita.

Tunnettujen merkkien suojasta on keskusteltu ja kirjoitettu viime vuosina paljon. Keskustelua on lisännyt suojaan liittyvät epäselvyydet. Tunnetun tavaramerkin käsitettä ei ole kansainvälisestikään määritelty, ja käytössä oleva monipuolinen ja hieman päällekkäinen terminologia saattaa synnyttää tulkintavaikeuksia.

Viime vuosina on tunnettujen tavaramerkkien suojassa edetty suurin askelin. Maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organisation, WIPO) asetti vuonna 1995 komitean yhtenäisten sääntöjen laatimiseksi, ja vuonna 1999 julkaistiin WIPOn suositukset tunnetuille tavaramerkeille (The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks).

Suojan perusta Pariisin sopimuksessa
Ennen suositusten julkaisemista tunnettujen tavaramerkkien suoja perustui lähinnä Pariisin sopimuksen 6bis artiklan ja TRIPs -sopimuksen 16 artiklan minimisäännöksiin. Säännökset olivat osaltaan epäyhtenäisiä, ja myös niiden tulkinta vaihteli maittain. Säännökset olivat myös auttamatta vanhanaikaiset.

Maailma oli kuvaannollisesti pienentynyt vuodesta 1929, jolloin Pariisin sopimukseen lisättiin 6bis artikla. Teknologian nopea kasvu aiheutti epäselvyyttä esimerkiksi siitä, miten Internetin, ulkomaisten televisiokanavien taikka ulkomaisten lehtien kautta välittyvä informaatio ja mainokset vaikuttivat tavaramerkin tunnettavuuteen eri valtioissa, vaikka kyseistä merkkiä ei siellä lainkaan käytettäisi. Uudistetuilla suojasäännöksillä oli siten selkeä tilaus.

WIPOn suositukset jätettiin tarkoituksella niin sanotuksi puitesäännöstöksi. Säännöksillä ei ole sinänsä minkäänlaista sitovuutta, mutta ne osoittavat niitä tavoitteita, joihin työssä mukana olleet valtiot pyrkivät. Näin ollen niiden noudattamisen motiivina on paremminkin yhteisten etujen saavuttaminen kuin esimerkiksi oikeudellisten sanktioiden pelko. Sitovien säännösten luominen olisi edellyttänyt raskaampaa ja hitaampaa valmistelutyötä, ja sopimuksen voimaansaattaminen olisi kestänyt useita vuosia. Noudatetulla menettelyllä saatiin suositukset nopeasti voimaan.

Suosituksiin lisättiin sääntöjä ja osittain yhtenäistettiin jo olemassa olevia sääntöjä. WIPOn suosituksissa on kuusi artiklaa. Ensimmäisessä osassa (artiklat 1 ja 2) määritellään seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon tavaramerkin well-known -asemaa määriteltäessä. Toinen osa (artiklat 3-6) määrittää well-known -tavaramerkin suoja-alan laajuutta ja ne kattavat well-known -tavaramerkin kollision toiseen tavaramerkkiin (artikla 4), elinkeinotoimintaa identifioivaan tunnukseen (ns. Business identifiers, artikla 5) ja domain-nimeen (artikla 6). Lisäksi artikla 3 koskee vilpittömän mielen merkitystä eri soveltamistilanteissa.

Suosituksissa korostetaan kokonaisharkinnan merkitystä
Eri valtioiden tulkinnat siitä, miten tavaramerkki määritellään tunnetuksi tavaramerkiksi ja mitä keinoja tavaramerkin tunnettavuuden mittaamiseksi on, ovat aikaisemmin poikenneet toisistaan. WIPOn suosituksissa ei pyritä tyhjentävästi määrittelemään well-known-tavaramerkin käsitettä, vaan niissä korostetaan kokonaisharkinnan merkitystä.

Soveltamisohjeiden 2 artiklassa määritellään keinoja, joita kulloinenkin soveltaja voi käyttää hyväkseen. Näitä keinoja ovat seuraavat:
– merkin tunnettavuus kohderyhmänsä keskuudessa
– merkin käytön kesto ja laajuus
– merkkiin liittyvän mainonnan kesto ja laajuus
– merkin rekisteröinnin kesto ja laajuus, joka osoittaa merkin käyttöä
– missä määrin merkki on määritelty hyvin tunnetuksi ja miten sen haltijan on puolustanut sitä muissa valtioissa
– merkin arvo.

Lista ei ole siis mitään poissulkeva eikä tyhjentävä. Suosituksissa suljetaan pois eräitä olosuhteita, joita tavaramerkin ei tarvitsisi täyttää saadakseen laajempaa suojaa. Niissä mainitaan erikseen, ettei merkin tarvitse olla rekisteröity siinä valtiossa, jossa suojaa haetaan. Tavaramerkin ei myöskään tarvitse olla suuren yleisön tuntema vaan riittävää on, että merkki on hyvin tunnettu siinä kohderyhmässä, johon tavaramerkki on suunnattu.

Suositusten vastaanotto positiivinen
WIPOn suositukset otettiin varsin tyytyväisinä vastaan. Niitä pidettiin tunnettuja tavaramerkkejä koskevien säännösten tärkeänä täydentäjänä ja yhtenäistäjänä. Myös tavaramerkin vesittymistä koskevien normien ottaminen osaksi suositusta pidettiin tärkeänä lisänä tunnettujen tavaramerkkien suojalle.

Suosituksia myös kritisoitiin. Arvostelijat pitivät niitä liian epämääräisinä suojan osalta. Toisaalta myöskään ero tunnetun tavaramerkin (well-known) ja laajalti tunnetun tavaramerkin (has a reputation) välillä ei täysin selventynyt. Tosin mielestäni suojasäännösten myötä tämä ero on olennaisesti kaventunut.

Myös kansallisesti suojasäännökset ovat saaneet hyvän vastaanoton. Selvitin eri maiden well-known -säännöksiä kyselemällä noin 40 valtion well-known -tavaramerkkejä koskevaa lainsäädäntöä sekä sitä, miten WIPOn suositukset oli huomioitu säädöksissä. Suositusten ikä ja puitesäännöksen tyyppinen asema huomioiden säännöstö oli otettu huomioon kohtalaisen hyvin. Selvitys on saatavissa kirjoittajalta.

Noin 15-20 valtiossa oli jollakin tavalla otettu WIPOn suositukset huomioon. Näistä osassa, mm. Liettuassa ja Valko-Venäjällä, oli käynnissä lainmuutosprosessi, jolloin myös WIPOn suositukset oli saatu osaksi lakia.

Liettuassa korkein oikeus oli lisäksi kahdella päätöksellään vahvistanut suositusten mukaisen kannan. Muun muassa Camel-päätöksessään (annettu 15.12.2003) Liettuan korkein oikeus sovelsi perusteluissaan niitä suoraan. Eräissä valtioissa, kuten Ukrainassa, tavaramerkkilakiuudistus on edelleen vireillä, ja uudistuvassa lainsäädännössä on tarkoitus huomioida WIPOn suositukset.

Suurin merkitys yksittäisissä soveltamistilanteissa
Suurimmassa osassa selvityksessäni mukana olleista maista oli suositukset otettu huomioon yksittäisissä soveltamistilanteissa. Ranskassa niitä käytetään määriteltäessä, onko tietty merkki well-known-tavaramerkki vai ei. Myös Virossa, Sveitsissä, Slovakiassa ja Brasiliassa on päädytty WIPOn suosituksissa käytettyihin määritelmiin ratkaistaessa tavaramerkin well-known -asemaa.

Japanissa tavaramerkin well-known aseman määrittelyssä käytetään perusteina myös WIPOn suosituksia. Täysin eivät Japanin viranomaiset ole niitä omaksuneet, koska well-known -aseman saavuttaminen edellyttää merkin rekisteröintiä.
WIPOn suositusten perusteluissa mainitaan, ettei tunnettavuudelle pidä asettaa määrällisiä rajoituksia, jotka perustuvat esimerkiksi markkina- tai mielipidetutkimuksiin. Samoilla linjoilla on ollut Euroopan yhteisöjen tuomioistuin CHEVY-tapauksessa. Tällaisia tutkimuksia kuitenkin käytetään varsin laajalti etenkin Keski-Euroopassa. Ranskassa käytetään laajalti mielipidemittauksia, joilla selvitetään tavaramerkin tunnettavuutta.

Samankaltainen tilanne on myös Saksassa, Puolassa ja Sveitsissä, joissa WIPOn suositukset vaikuttavat merkittävästi tavaramerkin well-known-aseman määrittämiseen. Näissäkin valtioissa käytetään mielipidemittauksia laajasti.

Saksan ja Puolan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan peukalosääntönä pidetään noin 50 prosentin tunnettavuutta, jotta merkki voisi nauttia tavanomaista laajempaa suojaa. Samaan 50 prosentin tunnettavuuteen on myös Sveitsin korkein oikeus päätynyt 20.1.2004 antamassaan ratkaisussa (Stokke Gruppen AS v. Trip Trap Denmark). Myös Sveitsin korkein oikeus viittasi päätöksensä perusteluissa suoraan WIPOn suosituksiin.

Suomessa ei lainmuutoksia
Suomessa WIPOn suositukset eivät ole antaneet syytä lainmuutokseen. Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmä piti vuonna 2001 antamassaan muistiossa (KTM:n työryhmä- ja toimikuntaraportteja 6/2001) nykyistä käytäntöä, jossa rekisteriviranomaiset ottavat suoraan viran puolesta huomioon niin absoluuttiset kuin relatiivisetkin esteet, riittävänä tapana turvata myös tunnetut tavaramerkit.

Työryhmä totesi, että suositusten yksi keskeinen merkitys on toimia ohjeena rekisteriviranomaisille siitä, millä tavalla tunnettuja tavaramerkkejä voidaan arvioida ja kuinka ne tulisi ottaa huomioon rekisteröintitilanteessa. Työryhmä kannusti erikseen rekisteriviranomaisia viittaamaan päätöstensä perusteluissa WIPOn suosituksiin.

Myöskään Euroopan Unionin sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM) ei ole pitänyt tarpeellisena tavaramerkkiasetuksen muuttamista. Virasto on katsonut, että käytännössä well-known-tavaramerkit on rekisteröity ainakin yhdessä jäsenvaltiossa taikka sitten ne saavat suojaa yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 (4) artiklan nojalla.

Tunnetun merkin suoja kehittyy
Kirjallisuudessa on arvioitu, että tunnettujen tavaramerkkien suojaa tullaan jatkossakin kehittelemään. Tähän on syytäkin, sillä ne ovat jatkuvan uhan alla. Suuren taloudellisen arvonsa vuoksi ne ovat oivaa riistaa hyväksikäytölle.

Myös tavaramerkin vesittymispelko pitänee tunnettujen merkkien haltijat varpaillaan. Tavaramerkki, jolla on hyvä erottamiskyky, on alttiina vesittymiselle ja samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen heikentäisi aiemman merkin erottamiskykyä.

Mitä keinoja on sitten tunnettujen tavaramerkkien suojan parantamiselle? WIPOn suositukset ovat kiistatta askel oikeaan suuntaan. Ne ovat jo muutamassa vuodessa löytäneet paikkansa yksittäistapausten perusteluissa. Suositusten arvoa nostanevat tulevina vuosina tehtävät kansalliset tavaramerkkilakien muutokset. Nykyisen tilanteen pohjalta näyttää siltä, että suositukset sisällytetään yhä useammin kansallisiin tavaramerkkilakeihin niiden muutosten yhteydessä.

Täysin maailmanlaajuisesti yhdistävää tulkintaa ei varmaankaan ole mahdollista saavuttaa hieman erilaisista kulttuuri- ja oikeustaustoista johtuen, mutta ainakin Euroopan unionin alueella tilannetta on omiaan parantamaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätösten sitova vaikutus sekä toisaalta myös OHIMin valituslautakuntien ratkaisukäytäntö.

Kansallisia rekistereitä perustettu
Elinkeinoelämän piirissä on usein esitetty ajatus kansainvälisen well-known-tavaramerkkirekisterin perustamiseksi. Aihe oli pitkään myös WIPOn komitean listalla, mutta siitä luovuttiin toistaiseksi. Listaa pidettiin ongelmallisena esimerkiksi vapaan kilpailun kannalta.

Tällaisia kansallisia rekistereitä on kuitenkin olemassa. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kiinassa on käytössä erillinen well-known -tavaramerkkirekisteri.

Venäjällä rekisteriä pitää Patent Dispute Chamber. Rekisteriin voidaan hakemuksesta ottaa tavaramerkki, mikäli se täyttää well-known -tavaramerkille asetetut kriteerit, joita on muun muassa merkin riittävä käyttö Venäjällä. Hakemuksessa on myös mainittava päivämäärä, josta lähtien hakija katsoo merkkinsä olevan well-known. Mikäli merkki hyväksytään rekisteriin, se saa suojaa kaikkia tulevia tavaramerkkihakemuksia vastaan. Tällä hetkellä rekisterissä on 18 tavaramerkkiä.

Tunnusmerkkityöryhmän muistion perusteella hyvin tunnettujen tavaramerkkien rekisteriä ei ole näillä näkymin tulossa Suomeen, ellei kansainvälisellä kehityksen kautta päästä yksimielisyyteen rekisterin hyödyllisyydestä.

Jussi Mikkola
Tavaramerkkiasiamies, OTK
Leitzinger Oy

WIPOn suosituksista lähemmin:
Päivi Jokitaipale: Spesiaaliperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuoja (Lakimies 1/2000)
Jukka Palm: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Helsinki 2002