Grace period osaksi Euroopan patenttioikeutta?

(IPRinfo 4/2002)

Grace periodin perimmäisenä tarkoituksena on suojata keksijää tahattomien tai yhteistyökumppaneille tehtyjen julkaisujen haitallisilta vaikutuksilta sekä mahdollistaa keksinnön viimeistely ja kaupallisen arvon määrittäminen ennen patentin hakumenettelyn aloittamista.

Vaikka grace period olisi hyödyllinen erityisesti tutkijoille ja pk-yrityksille, teollisuus katsoo sen aiheuttavan oikeudellista epävarmuutta ja lisäävän patenttijärjestelmän kustannuksia. WIPOn sopimukseen aineellisesta patenttioikeudesta on toukokuussa 2001 lisätty grace periodia koskeva artikla.

Useat WIPOn jäsenmaat suhtautuvat myönteisesti grace periodin periaatteeseen, mutta keskustelu sen tarkasta sisällöstä jatkuu. Euroopassa grace period -keskustelua on viritelty sekä Euroopan komission että Euroopan patenttiviraston (EPO) johdolla. Suomi ei ole toistaiseksi muodostanut lopullista kantaansa asiassa.

Absoluuttinen uutuus

Euroopan patenttisopimus (EPC) ja Suomen patenttilaki perustuvat absoluuttisen uutuuden periaatteeseen, jonka mukaan milloin tahansa, missä tahansa ja millä tavalla tahansa (kirjallisesti, suullisesti, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla) tapahtunut keksinnön julkiseksi tuleminen muodostaa uutuuden esteen.

EPC:n 55(1) artiklan mukaan keksinnön julkistaminen ei kuitenkaan muodosta uutuuden estettä, mikäli keksinnön julkitulo on aiheutunut hakijaan kohdistuneesta ilmeisestä väärinkäytöksestä tai keksintö on asetettu näytteille virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä. Kummassakin tapauksessa eurooppapatenttia on haettava kuuden kuukauden kuluessa keksinnön julkitulosta. Euroopan patenttijärjestelmässä ei tunneta grace period (määräaika, armonaika, suoja-aika, uutuuden suoja-aika) -käsitettä.

Grace period on voimassa 40 maassa

Grace periodia sovelletaan jossakin muodossa lähes 40 maan patenttioikeudessa, mukaan lukien merkittäviä teollisuusmaita kuten Yhdysvallat, Japani ja Kanada. Grace periodista puhuttaessa on kyse siitä, vaikuttaako keksinnön julkituleminen ennen patenttihakemuksen jättämistä sen uutuuteen, eli kuuluuko se tekniikan tasoon.

Grace periodin voidaan katsoa kulminoituvan seuraaviin näkökohtiin: keksinnöille, jotka on julkaistu ja joiden uskotaan olevan yleisomaisuutta, ei tule myöntää jälkikäteen patenttia; innovaatioiden nopeaa saattamista yleisön tietoisuuteen tulee kannustaa; keksijän ei tule voida hyödyntää keksintöään kaupallisesti rajattomasti ennen patenttihakemuksen tekemistä; ja keksijällä tulee olla riittävästi aikaa keksinnön markkinapotentiaalin kartoittamiseksi.

Soveltaminen Yhdysvalloissa

USA:ssa keksinnön uutuutta arvioidaan keksimispäivän perusteella. Vaikka keksijä voi tahallisesti viivästyttää patenttihakemuksensa jättämistä jopa vuosia, edellytyksenä patentin myöntämiselle on, että patenttia haetaan 12 kuukauden kuluessa, mikäli keksintö on tullut julki. Keksintö on tullut julki, jos se on myyty, sitä on käytetty julkisesti tai se on tullut julki kirjoituksen välityksellä.

Nykyään vallitsevan oikeuskäytännön mukaan keksintö on myyty, mikäli sitova suullinen tai kirjallinen ostotarjous on tehty ja keksintö on valmis patentoitavaksi. Keksintö on valmis patentoitavaksi, mikäli se on toimintakykyinen tai alan ammattimies kykenisi käyttämään keksintöä tehtyjen piirustusten tai muiden kuvausten perusteella. Kriteeri voidaan luokitella sekaannusta aiheuttavaksi, koska keksinnön myyminen ei aina edellytä fyysisen prototyypin olemassaoloa ja koska keksijän omalla arviolla keksintönsä toimivuudesta ei ole merkitystä.

Keksinnön julkisen käytön arviointi

Keksinnön julkista käyttöä arvioitaessa on korostettu salassapitosopimusta keksijän ja käyttäjän välillä, julkisen käytön luonnetta, kokeellista käyttöä ja sen laajuutta, sekä keksinnön käytön kontrolloimista. Julkista käyttöä (tai keksinnön myymistä) ei tietyin edellytyksin katsota tapahtuneen, jos kyseessä on kokeellinen käyttö keksinnön patentoitavien piirteiden testaamiseksi.

Keksintö on tullut julki kirjoituksen välityksellä, mikäli julkaisu on tehty kirjallisessa muodossa, muilla on ollut mahdollisuus ottaa siitä selko ja tiedot ovat sellaisia, että alan ammattimies pystyisi niiden perusteella käyttämään keksintöä hyväkseen. Todistusvoimainen olettama selonteon mahdollisuudesta muodostuu, vaikka vain yksi kopio olisi saatettu julkisuuteen, ellei asianomaisten välillä ole joko eksplisiittistä tai implisiittistä salassapitosopimusta.

Grace period -keskustelu WIPOssa…

Grace period -keskustelu alkoi WIPOssa jo vuonna 1985, ja grace periodia koskeva artikla sisältyi patenttilainsäädännön yhdenmukaistamissopimuksen ensimmäiseen luonnokseen (1991). “Package deal” -luonteisissa neuvotteluissa ei edetty, koska Yhdysvallat ei suostunut luopumaan first-to-invent -periaatteesta. Nykyään käydyt neuvottelut grace periodin sisällyttämisestä sopimukseen aineellisesta patenttioikeudesta (WIPO Draft Substantive Patent Law Treaty) aloitettiin WIPOn patenttilainsäädäntöä käsittelevän pysyvän komitean (WIPO Standing Committee on the Law of Patents) piirissä marraskuussa 2000. Grace periodia koskeva artikla lisättiin sopimusluonnokseen toukokuussa 2001.

Tällä hetkellä useat WIPOn sopimusmaat näyttävät suhtautuvan grace periodiin myönteisesti. Suomi ei ole vielä ilmaissut lopullista kantaansa asiaan. Päätöstä grace periodin hyväksymisestä ei siis ole vielä WIPOssa tehty, ja neuvottelut sen käyttöönotosta periaatteessa sekä tarkemmasta sisällöstä jatkuvat marraskuun 2002 lopulla.

…Ja Euroopassa

Grace period -keskustelu alkoi Euroopan unionissa yhteisöpatenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan vihreän kirjan (KOM (1999) 314) toimintasuunnitelman nojalla vuonna 1999. Komission asiakirjassa todettiin, että patenttijärjestelmää tulisi mukauttaa tutkimustulosten suojan lisäämiseksi ja niiden kaupallisen hyödyntämisen kannustamiseksi, ja että suojaajan puuttuminen on joidenkin selvitysten mukaan erityisen haitallista tutkijoille ja joillekin pk-yrityksille. Komission lokakuussa 1998 järjestämässä kuulemistilaisuudessa erityisesti keksijöiden ja tutkimuslaitosten edustajat olivat ilmaisseet tukensa grace periodille, kun taas teolliset piirit suhtautuivat varauksella asiaan.

Bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetussa direktiivissä (98/44/EY) edellytetään, että komissio laatii arviointikertomuksen, jossa selvitetään “mitä vaikutuksia geenitekniikan perustutkimuksen alaan on sillä, että asiakirjat, joiden kohde saattaisi olla patentoitavissa, jäävät julkaisematta tai niiden julkaiseminen viivästyy.”

Hidastaako patentoiminen tulosten julkaisemista?

Komission tammikuussa 2002 julkaisemassa arviointikertomuksessa (KOM (2002) 2) arvioitiin sitä, hidastaako patentoiminen tutkimustulosten julkaisemista, ja mitä toimenpiteitä voitaisiin toteuttaa negatiivisten vaikutusten estämiseksi. Arviointikertomuksesta ilmeni, että patenttihakemuksen tekeminen tutkimustulosten osalta ei viivästytä niiden julkistamista merkittävästi patenttijärjestelmään tottuneiden tutkijoiden tai alalla toimivien yritysten keskuudessa. Sitä vastoin noin 40 prosenttia patenttijärjestelmään tottumattomista tutkijoista uskoi, että patentoiminen viivästyttäisi julkistamista merkittävästi.

Tutkimusyhteisön piiristä sekä ne tottuneet patentinhakijat, jotka kokivat keksinnön patentoimisen viivästyttävän tieteellisten tutkimustulosten julkaisemista (n. 20 prosenttia), että ne, joiden käsityksen mukaan merkittäviä viivästyksiä voisi ilmetä, katsoivat grace periodin ensisijaiseksi toimenpiteeksi viivästysten välttämiseksi. Suuryritykset vastustivat jyrkästi grace periodin ottamista osaksi jäsenvaltioiden tai EU:n patenttijärjestelmää, mutta osa pk-yrityksistä oli sen puolesta. IPR-asiantuntijoiden kannanotot jakautuivat asiassa.

Teollisuus piti väliaikaisen patenttihakemuksen tekemismahdollisuutta ensisijaisena toimenpiteenä tutkimustulosten viivästymisen ehkäisemiseksi. Myös tutkimusyhteisö koki väliaikaisen patenttihakemuksen tärkeäksi. Teollisuus katsoi lisäksi, että tiedottaminen ja tukitoimenpiteet ovat tärkeitä toimenpiteitä julkaisuviivästysten välttämiseksi. Arviointikertomuksen tulosten osalta tulee kuitenkin todeta, että eri teollisuudenalojen tarpeet grace periodin suhteen voivat olla hyvinkin erilaisia alojen erilaisten syklien vuoksi (bioala vs. teknologia).

Keskustelu Euroopan patenttivirastossa

Euroopan komissio on esittänyt helmikuussa 2002 grace periodin ottamista myös neuvoston patenttityöryhmän asialistalle, mutta asiassa ei ole vielä edetty.

Euroopan patenttivirastossa keskustelu grace periodista alkoi vuonna 1999 pidetyssä jäsenmaiden hallitusten välisessä konferenssissa, jonka aiheena oli Euroopan patenttijärjestelmän uudistaminen. Euroopan patenttiorganisaatiolle annettiin tehtäväksi tutkia, millä edellytyksillä ennen patenttihakemuksen jättämistä tehtyjen julkaisujen vaikutukset voitaisiin ottaa huomioon eurooppalaisessa patenttioikeustraditiossa. Kahdelta taholta (Joseph Straus ja Jan Galama) pyydettiin asiantuntijalausunto. Lausunnon antajat toivat esille eriäviä näkemyksiä grace periodin tarkoituksenmukaisuudesta Euroopan patenttioikeudessa.

Grace periodin puolesta esitetyt argumentit

Eurooppalaiset tutkimuslaitokset ja korkeakoulut hakevat patentteja tutkimustuloksilleen yhä useammin. Japanilaiset ja yhdysvaltalaiset tutkimuslaitokset pystyvät hakemaan patenttia tutkimustulostensa julkistamisen jälkeen, kun taas eurooppalaisten tutkimuslaitosten tulee valita vaihtoehdoista jompikumpi: tutkimustulosten julkaiseminen tai patenttihakemuksen tekeminen tutkimustulosten osalta.

Tutkijat kokevat grace periodin tarpeelliseksi, koska tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen voidaan yleensä määrittää vasta julkaisemisen jälkeen. Nykytilanteessa tutkimustulosten julkaiseminen ennen patenttihakemuksen jättämistä, esimerkiksi seminaarissa tai Internetin välityksellä, muodostaa esteen keksinnön patentoitavuudelle.

Grace periodia voidaan myös pitää “turvaverkkona” erityisesti pk-yrityksille. Keksijät, jotka ovat julkaisseet keksintönsä yhteistyökumppanille tai pääomasijoittajalle, tai joiden keksintö on tullut julki tahattomasti, eivät menettäisi oikeutta patenttiin. Keksinnöt tulevat julki usein myös keksinnön toimivuutta testattaessa eli kokeellisen käytön yhteydessä. Koska kyseessä olisi lähinnä suojamekanismi, on todennäköistä, että enemmistö patentinhakijoista jättäisi patenttihakemuksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa grace periodin käyttöönottamisesta huolimatta. Koska grace periodin käytöllä ei pystytä hakemaan etuoikeutta, first-to-file -järjestelmästä ei myöskään muodostuisi “first-to-publish” -järjestelmää.

Grace period on merkittävä makrotalouden kannalta, koska se edistäisi eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä etenkin yhdysvaltalaisiin yrityksiin verrattuna ja vähentäisi joissakin tapauksissa investointien siirtämistä maihin, joissa keksinnön julkistaminen ennen patenttihakemuksen jättämistä ei muodosta estettä patentoitavuudelle.

Vastaan esitetyt argumentit

Grace periodin voidaan katsoa olevan ristiriidassa lähes universaalisti sovelletun absoluuttisen uutuuden periaatteen kanssa. Ennen nykyisen järjestelmän muuttamista tulisi selvittää se, onko grace periodille todellista tarvetta, ja vähentääkö se patenttijärjestelmän ennakoitavuutta.

Grace periodin voidaan katsoa vähentävän kolmansien osapuolten oikeusvarmuutta: tullaanko julkaistulle keksinnölle hakemaan patenttia grace periodin kuluessa ja mikä patenttivaatimusten laajuus siinä tapauksessa olisi.

Myös keksijöiden oikeusvarmuuden voidaan katsoa heikkenevän: vaikka grace period suokin mahdollisuuden keksinnön julkistamiseen missä muodossa tahansa, kolmansien osapuolten julkaisut tai patenttihakemuksen jättäminen grace periodin aikana saattavat muodostaa uutuuden esteen, eikä grace periodiin turvautuneelle keksijälle myönnetä patenttia. WIPOn sopimusluonnoksen mukaan kolmannen osapuolen tekemä julkaisu muodostaisi uutuuden esteen, ellei informaatiota ole saatu suoraan tai välillisesti keksijältä.

Avainkysymyksiä

Lähes 40:n first-to-file -valtion patenttioikeudessa on grace periodia koskevia määräyksiä. Voidaankin katsoa, että grace period ei sovellu pelkästään first-to-invent -patenttijärjestelmään, vaan se voi jopa olla trendi first-to-file -maailmassa, ja että grace periodin tarpeellisuudesta voidaan argumentoida puolesta ja vastaan. On kuitenkin huomattava, että grace periodia voidaan ihanteellisesti hyödyntää vain maailmanlaajuisella tasolla, WIPOn piirissä. Seuraavat kysymykset nousevat avainasemaan yhteistä lähestymistapaa etsittäessä.

Grace periodin pituuden osalta vastakkain ovat jälleen keksijöiden ja kolmansien osapuolten intressit. Pidempi grace period mahdollistaisi keksinnön viimeistelyn ja kaupallisen arvon määrittämisen, kun taas lyhyt jakso olisi suotuisampi kolmansien osapuolten oikeusvarmuuden kannalta. WIPOn viimeisimmässä sopimusluonnoksessa esitetään sekä 6 että 12 kuukauden vaihtoehdot.

Grace periodin laajuudesta puhuttaessa on kyse siitä, vaikuttavatko kolmansien osapuolten grace periodin aikana tekemät julkaisut tai patenttihakemukset julkaisun tehneen keksijän oikeuteen saada patentti. Yhdysvaltojen soveltama malli suojaa keksijää myös kolmansien osapuolten tekemiltä julkaisuilta grace periodin kuluessa edellyttäen että keksimispäivä on aikaisempi. WIPOn sopimusluonnoksessa suoja rajoitettaisiin koskemaan keksijän itsensä tekemien julkistusten lisäksi vain niitä kolmansien osapuolten julkaisuja, jotka on saatu keksijältä joko suoraan tai välillisesti.

Grace periodin käytön voidaan olettaa olevan vähäistä, mikäli se kattaa vain keksijän itsensä tekemät julkistukset. Mikäli “illuusio oikeusvarmuudesta” halutaan estää, grace periodin tulisi kattaa myös kolmansien osapuolten julkaisut. Tämä voisi tosin johtaa ns. first-to-publish järjestelmään ja aiheuttaa hankalia todisteluongelmia.

Internetin välityksellä tehdyt julkaisut tuovat oman säväyksensä muutenkin hankalaan aihepiiriin. Uutuustutkimuksen suorittaminen patenttivirastoissa vaikeutuu, koska Internetissä julkaistun dokumentin julkaisupäivää ei aina ilmoiteta tai sen sisältöä on voitu muokata jälkikäteen.

Keksinnön julkitulon ilmoittaminen

Yhdysvalloissa patentinhakijalta ei vaadita grace periodin käytön ilmoittamista patenttihakemuksessa. WIPOn sopimusluonnoksessa on tätä vastaava lähestymistapa, mutta asiasta keskusteltaneen uudelleen. Mikäli WIPOssa omaksutaan tiukempi lähestymistapa, vaihtoehtoja riittää harkittavaksi: tulisiko keksinnön julkitulosta ilmoittaa patenttihakemuksen jättämisen yhteydessä tai siitä tietyn ajan kuluessa, vai ennen patenttihakemuksen julkaisemista. Ellei ilmoittamista vaadita, grace period nousee esille viimeistään mitätöimiskanteen yhteydessä.

Patentinhakija voi pyytää etuoikeutta tehdessään samaa keksintöä koskevan myöhemmän patenttihakemuksen Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltiossa, edellyttäen että myöhempi hakemus on jätetty 12 kuukauden kuluessa. WIPOn sopimusluonnoksen mukaan keksijällä olisi mahdollisuus ensin julkistaa keksintönsä, jättää etuoikeushakemus omassa maassa ja myöhempi hakemus jossakin Pariisin yleissopimuksen sopimusvaltiossa 12 kuukauden kuluessa, jolloin patentinhakijalla olisi 24 (tai 18) kuukautta myöhemmän hakemuksen tekemiseen. Myös päinvastainen tulkinta on mahdollinen: grace period laskettaisiin myöhemmän hakemuksen tekemispäivästä, ja kaikki etuoikeusaikaa edeltävät julkiannot muodostavat uutuuden esteen.

Komission järjestämässä kuulemistilaisuudessa esitettiin ajatus väliaikaisen patenttihakemuksen käyttöönottamisesta grace periodin vaihtoehtona. Väliaikaisella hakemuksella tarkoitetaan hakemusta, joka ei sellaisenaan täytä kaikkia muodollisen hakemuksen vaatimuksia, ja joka voidaan tehdä edullisemmin. Vaikka väliaikaisella hakemuksella voidaan osoittaa hakemuksen jättöpäivä, haittapuolena on, että laajemmille patenttivaatimuksille ei saada väliaikaisen hakemuksen tekemispäivää. Koska väliaikaisen patenttihakemuksen tulisi olla jättämishetkellä niin lähellä lopullista kuin mahdollista, sen ei voi katsoa ratkaisevan tutkijoiden mieltämää ongelmaa.

Heli Siukonen
KTM, Juris Doctor, projektitutkija
Kauppa ja teollisuusministeriö