Epäyhtenäinen ratkaisukäytäntö haittaa oikeusvarmuutta

(IPRinfo 2/2006)

UDRP-menettelyssä voidaan sopimusperusteisesti ratkoa verkkotunnuksia koskevia riitoja. Kirjoittajan mukaan käytännön ratkaisut ovat osittain olleet epäjohdonmukaisia mm. vilpillistä mieltä ja sekaannusvaaraa arvioitaessa.

UDRP-menettely (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) on ICANN:n vuonna 1999 käyttöönottama sopimusperustainen, vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely. Menettelyssä ratkaistaan riitoja, jotka johtuvat tavaramerkkioikeuksien ja verkkotunnusten välisistä ristiriidoista.

Tällä hetkellä kaikki ns. geneeristen verkkotunnusten (esimerkiksi .com tai .net) rekisteröijät ovat sisällyttäneet verkkotunnusten rekisteröintisopimuksiin vakioehtona menettelyn sitovuutta koskevan ehdon. Lisäksi menettelyä sovelletaan myös sellaisiin maatunnuksen mukaisiin verkkotunnuksiin, joiden rekisterinpitäjä on nimenomaisesti ottanut menettelyn käyttöön.

Menettelyn sitovuus vastaajaa kohtaan perustuu siihen, että ICANN edellyttää rekisterinpitäjiltä menettelyn sitovuutta koskevan ehdon sisällyttämistä rekisteröintisopimuksiin. Kantajana oleva tavaramerkinhaltija puolestaan ei ole sidottu menettelyyn, vaan se voi halutessaan viedä asian UDRP:n sijasta tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Mikään ei myöskään estä osapuolia viemästä juttua tuomioistuimen ratkaistavaksi menettelyn läpikäymisen jälkeen, mutta tämä on ollut harvinaista. Menettelyä ei ole pidettävä välimiesmenettelynä, sillä se ei syrjäytä tuomioistuintietä, eikä siinä annetulla päätöksellä ole oikeusvoimavaikutusta.

Useita tarjokkaita riidanratkaisupalveluissa
Menettelyn piirissä toimii useita riidanratkaisupalvelun tarjoajia: World Intellectual Property Organization (WIPO), National Arbitration Forum (NAF), CRP Institute for Dispute Resolution (CRP) ja Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC). Kantajalla on yksin oikeus valita menettelyä hallinnoiva riidanratkaisupalvelun tarjoaja. Riidan ratkaiseva paneeli valitaan ad hoc -periaatteella jokaiseen tapaukseen erikseen. Paneeli voi olla asianosaisten valinnan mukaisesti joko yksi- tai kolmijäseninen.

Menettelyssä on painotettu tehokkuustavoitetta eli sitä, että ratkaisu saadaan aikaan nopeasti ja edullisin kustannuksin. Tästä syystä menettely on pääosin kirjallista, ja suullisen käsittelyn järjestäminen on hyvin poikkeuksellista. Lähtökohtaisesti ei myöskään oteta vastaan henkilötodistelua, ja kirjallisenkin todistelun on tarkoitus olla melko suppeaa.

UDRP-menettelyssä sovelletaan sitä varten kehitettyjä säännöstöjä, joihin kuuluvat UDRP-Policy ja UDRP-Rules. Kullakin riidanratkaisupalvelun tarjoajalla on lisäksi mahdollisuus soveltaa omia lisäsäännöstöjään. Menettelyssä ratkaistaan riita, joka koskee yhden tai useamman verkkotunnuksen rekisteröinnin lakkauttamista tai siirtämistä kantajalle.

Verkkotunnuksen rekisteröinti voidaan UDRP-Policy 4 a §:n mukaan lakkauttaa tai siirtää kantajalle, mikäli kaikki seuraavat aineelliset edellytykset täyttyvät:

1) Verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen sellaisen tavara- tai palvelumerkin kanssa, johon kantajalla on oikeus;
2) Verkkotunnuksen haltijalla ei ole laillista oikeutta tai laillista intressiä tunnukseen, ja;
3) Verkkotunnus on rekisteröity ja sitä on käytetty vilpillisessä mielessä.

Vilpillisen mielen näyttövaatimus epäyhtenäinen
UDRP-Policy 4 a §:n soveltaminen on ollut epäyhtenäistä. Eräs esimerkki tästä liittyy vilpillisen mielen vaatimukseen. UDRP-Policy 4 a §:n sanamuodosta ilmenevällä tavalla nimenomaisesti sekä verkkotunnuksen rekisteröinnin että käytön tulee olla tapahtunut vilpillisessä mielessä (bad faith), jotta edellytys täyttyy. Joissakin tapauksissa on pitäydytty tiukasti sanamuodossa, mutta joissain ratkaisuissa näyttö joko rekisteröinnin tai käytön vilpillisestä mielestä on riittänyt, jotta verkkotunnus on voitu siirtää tai lakkauttaa.

Sanamuodon mukaista ratkaisukäytäntöä edustavat esimerkiksi ratkaisut Parfümerie Douglas GmbH v. Khatnani S.A. (D2005-0002) ja World Westling Federatio Entertainment Inc. V. Michael Bosman (D1999-0001), joissa on tarkasteltu erikseen verkkotunnuksen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä ja sen käyttämistä vilpillisessä mielessä.

Ratkaisussa Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows (D2000-0003) taas on katsottu, että pelkkä rekisteröinti vilpillisessä mielessä riitti kanteen hyväksymiselle, vaikka verkkotunnuksella ei ollut muodostettu kotisivua, sitä ei ollut käytetty mainostamiseen tai muutoinkaan saatettu yleisön tietoon, eikä vastaaja ollut tarjonnut verkkotunnusta myytäväksi tai vuokrattavaksi sen enempää kantajalle kuin kellekään muullekaan taholle. Myöskään muuta näyttöä siitä, että vastaaja olisi myös käyttänyt verkkotunnusta vilpillisessä mielessä, ei ollut.

Tapauksessa eResolution v. eResolution.com (D2000-0110) vastaaja oli rekisteröinyt verkkotunnuksen ennen kuin kantaja oli rekisteröinyt vastaavan tavaramerkin. Kantajaa ei siis edes ollut olemassa, eikä se harjoittanut liiketoimintaa verkkotunnuksen rekisteröimishetkellä.

Paneeli katsoi tästä huolimatta, että vastaaja oli rekisteröinyt ja käyttänyt nimeä vilpillisessä mielessä. On vaikea käsittää, miten vastaaja olisi voinut olla vilpillisessä mielessä verkkotunnuksen rekisteröintihetkellä, kun kantajalla ei ollut tuolloin vielä tavaramerkkioikeutta verkkotunnusta vastaavaan nimeen.

Toisessa vastaavanlaisessa tapauksessa, General Machine Products Company Inc. v. Prime Domains (FA000100009253), taas katsottiin, aivan oikein, ettei vilpittömän mielen vaatimus täyttynyt, kun verkkotunnuksen rekisteröijä ei ollut rekisteröintihetkellä tietoinen kantajan tavaramerkkioikeuksista.

Sekaannusvaarankin arviointi ristiriitaista
Myös sekaannusvaaran arvioinnista on annettu ristiriitaisia ratkaisuja. Esimerkiksi muotoa ”tavaramerkkisucks”- tyyppisten verkkotunnusten kohdalla ratkaisulinja on ollut epäyhtenäinen.

Ratkaisussa Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey (D2000-1104) katsottiin, ettei ”wallmartcanadasucks.com”-verkkotunnus voinut aiheuttaa sekaannusta tavaramerkkiin ”Wal-Mart”. Myös ratkaisussa Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi (D2000-1015) päädyttiin enemmistöpäätöksellä hylkäävään ratkaisuun.

Toisaalta taas ratkaisussa Diageo plc v. John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol (D2000 – 0996) päädyttiin siihen, että ”guinness-sucks.com”-verkkotunnus oli sekaannusta aiheuttavalla tavalla samanlainen ”Guinness”-tavaramerkin kanssa.

”Guinness”-ratkaisua voidaan kritisoida. On ensinnäkin hyvin kyseenalaista, muodostaako tavaramerkkiparodia lainkaan sellaista tavaramerkin käyttöä, että kyse voisi olla tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta. Siinäkin tapauksessa, että se katsotaan tavaramerkin käytöksi, on poikkeuksellista, että se voisi aiheuttaa sekoitettavuutta tavaramerkinhaltijan tunnukseen.

Todistustaakasta vastakkaisia ratkaisuja
Ratkaisukäytäntö on ollut epäyhteneväinen myös todistustaakkakysymyksissä. Etenkin tilanteessa, jossa vastaaja ei vastaa kanteeseen, on päädytty täysin vastakkaisiin näkemyksiin. UDRP-säännöstöjen (UDRP-Rules 5 e § ja 14 b§) mukaan riita ratkaistaan kannekirjelmän perusteella, jollei vastausta anneta ja jollei käsillä ole poikkeuksellisia olosuhteita.

Paneeli voi myös tehdä vastaamatta jättämisestä sopivina pitämänsä johtopäätökset. Säännösten sanamuodoista on tehtävissä tulkinta, jonka mukaan vastaamatta jättämisen tapauksessa juttu tutkitaan aineellisoikeudellisesti, eikä käytössä ole prosessuaalista yksipuolista tuomiota muistuttavaa järjestelmää.

Menettelyssä on kuitenkin tehty ratkaisuja, joissa juttua ei ole ainakaan kaikilta osin tutkittu aineellisoikeudellisesti. Tapauksessa Hard Rock Café International (USA), Inc. v. WW Processing (D2002-0021) paneeli totesi, että ”koska vastaaja on jättänyt vastaamatta kanteeseen, paneeli hyväksyy tosina kaikki kantajan esittämät väitteet.” Näihin kuuluivat esimerkiksi kantajan antama vakuutus siitä, ettei vastaajalla ollut lisenssiä tai muuta kantajalta johdettua oikeutta käyttää kyseistä tunnusta.

Myös tapauksessa Talk City Inc. v. Robertson (D2000-0009) katsottiin, että vastaajan laiminlyönti vastauksen antamisessa johti siihen, että kantajan vaatimukset katsottiin suoraan oikeiksi. Tapauksessa Solomon R.Guggenheim Foundation v. Jesus J.Ruiz Zuazu (FA95319) katsottiin, että vastaajan laiminlyönnistä toimittaa vastaus voitiin tehdä se johtopäätös, että vastaaja oli kantajan väittämällä tavalla tietoinen internetsivunsa harhaanjohtavuudesta.

Toista ratkaisulinjaa, jossa vastauksen antamatta jättämisestä huolimatta vaaditaan täysi näyttö UDRP-Policy 4 a §:n edellytyksistä, edustavia ratkaisuja löytyy kuitenkin myös. Tapauksessa Christus Rex, inc. v. Kurtis K.Karr (AF-0188) paneeli totesi, että se voi tehdä ratkaisun kantajan eduksi vain UDRP-Policy 4 a §:n puitteissa, eli sen mukaan UDRP-Policy edellytti, että kantaja näyttää toteen kaikki UDRP-Policy 4 a §:n edellytykset.

Myös tapauksissa CBS Broadcasting Inc. v. Sale´s (D2000-0255) paneeli totesi, ettei vastauksen antamatta jättäminen vapauttanut kantajaa UDRP-Policy 4 a §:n mukaisten seikkojen näyttövelvoitteesta. Tapauksessa Nokia Corporation v. Nokia-girls.com (D2000-0912) paneeli totesi, että ratkaisun tulee perustua kantajan väitteidensä tueksi esittämiin dokumentteihin.

Selostetuista ratkaisuista ilmenee, että ratkaisut sen suhteen, millaista näyttöä vaaditaan kanteen hyväksymiseksi siinä tapauksessa, että vastaaja ei vastaa kanteeseen, ovat vaihdelleet voimakkaasti prosessuaalista yksipuolista tuomiota muistuttavista ratkaisuista ratkaisuihin, joissa on vaadittu kantajan esittävän täyden näytön UDRP-Policy 4 a §:n edellytyksistä.

Itsenäinen muutoksenhakujärjestelmä saattaisi olla paikallaan
Ratkaisujen epäyhtenäisyys on ongelmallista etenkin ratkaisuvarmuuden, oikeusvarmuuden ja menettelyn nauttiman yleisen luottamuksen kannalta. Ratkaisukäytännön yhtenäistämiseksi saattaisikin olla paikallaan luoda menettelyyn itsenäinen muutoksenhakujärjestelmä. Muutoksenhakujärjestelmän käyttöönotto saattaisi tosin jonkin verran hidastaa menettelyssä saatavien täytäntöönpanokelpoisten ratkaisujen saamista, mutta vaikutus prosessin tehokkuuteen tuskin silti olisi liian suuri.

Ratkaisukäytäntöä todistustaakkakysymyksissä niissä tapauksissa, joissa vastaaja ei ole vastannut kanteeseen, voitaisiin puolestaan yhtenäistää ja menettelykäytäntöä selkeyttää omaksumalla niissä prosessuaalista yksipuolista tuomiota muistuttava järjestelmä.

Taina Pihlajarinne
Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
Kauppaoikeuden assistentti, Helsingin yliopisto

Kirjoittajan lisensiaatintyö Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta – Tutkimus UDRP-menettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta on julkaistu IPR University Centerin verkkojulkaisusarjassa, IPR Series A:3