Ekvivalenssioppi Yhdysvalloissa

(IPRinfo 1/2001)

Yhdysvaltain patenttiasioita käsittelevä valitustuomioistuin eli Washington DC:ssä sijaitseva Court of Appeals for the Federal Circuit antoi 29.11.2000 ratkaisun maan patenttipiirien tarkasti seuraamasta tapauksesta Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.

Tapauksessa oli kysymys siitä, miten patenttioikeudellista ns. ekvivalenssioppia sovelletaan tilanteessa, jossa patenttivaatimusten sanamuoto on patentin hakemisen aikana muuttunut. Ratkaisu on erittäin laaja, joten tässä oikeustapauskommentissa on mahdollista käsitellä vain pääpiirteet.

Ekvivalenssiopissa on kyse siitä, että patenttia voi loukata myös tuote tai menetelmä, joka on patentin vaatimusten sanamuodon ulkopuolella. Jos patentti esimerkiksi suojaa pulteilla seinään kiinnitettävän telineen, myös ruuveilla kiinnitettävän telineen maahantuominen ja myyminen jne. saattaa ekvivalenttina ratkaisuna olla patentinloukkaus, vaikka patenttivaatimuksissa ei puhuta ruuveista mitään.

Loukkaus ekvivalenssiopin nojalla on todettu Yhdysvalloissa ns. function-way-result -testin avulla: onko tuotteella tai elementillä olennaisesti sama tehtävä tai tarkoitus (function), toimiiko se olennaisesti samalla tavalla (way) ja onko tuloksena sama lopputulos (result)?

Jos nämä edellytykset täyttyvät, kyseessä on ekvivalentti ratkaisu ja siten patentinloukkaus. Patentinloukkauksen todennäköisyyttä saattaa nostaa se, että ekvivalenssia arvioidaan Yhdysvalloissa aina loukkauspäivän tilanteen mukaan, toisin kuin meillä Suomessa.

Yhdysvaltain korkein oikeus on jo aikaisemmin lausunut, että ekvivalenssioppi ei ole käytettävissä, jos hakija on hakuprosessin aikana joutunut patentin saamiseksi muuttamaan patenttivaatimusten sanamuotoa. Tilanne tunnetaan Yhdysvalloissa nimellä prosecution history estoppel tai file wrapper estoppel.

Myös Suomessa on aiheesta oikeuskäytäntöä esim. Helsingin HO:n ratkaisut S 89/1035, 15.11.1989 ja S 1983/1179, 11.12.1985.

Sanamuodon muuttaminen synnyttää aina esteen

Festossa oikeuden tarkasteltavana oli kysymys siitä, antaako hakuprosessin aikana mistä tahansa syystä tehty patenttivaatimusten sanamuodon muutos aiheen prosecution history estoppel -esteeseen. Oikeus vastasi kysymykseen myöntävästi ja lausui, että este syntyy poikkeuksetta aina silloin, kun patenttivaatimusten sanamuotoa muutetaan. Merkitystä ei ole sillä, muutetaanko sanamuotoa vapaaehtoisesti tai esim. välipäätöksen ja siitä seuranneen kirjeenvaihdon johdosta. Merkitystä ei ole myöskään sillä, minkä patentoitavuuden esteen vuoksi sanamuotoa muutetaan (uutuus, keksinnöllisyys, best mode, enabling disclosure ym. 35. U.S.C.:n vaatimukset).

Oikeus lausui edelleen, että ekvivalenssioppi ei ole lainkaan käytettävissä, jos prosecution history estoppel -este on olemassa. Tämä merkitsee, että yhdysvaltalaisen patentin hakija menettää automaattisesti ekvivalenssiopin tuoman lisäsuojan keksintönsä niille elementeille, joiden osalta patenttivaatimuksia patentin hakemisen aikana joudutaan muuttamaan – riippumatta siis muutoksen syystä.

Ratkaisu on merkittävä, koska US-käytännössä vaatimuksia joudutaan hakumenettelyn aikana hyvin usein yhdistämään ja/tai supistamaan. Mahdollista on myös se, että keksijä muuttaa vaatimusten sanamuotoa vapaaehtoisesti, esim. edullisimman suoritusmuodon osalta. Tällaista suojapiirin tarkentamista tai supistamista on nyt kuitenkin kaikin keinoin vältettävä.

On tärkeää huomata, että Festo vaikuttaa myös jo myönnettyjen ja voimassaolevien patenttien suojapiirin laajuuteen.

Johdantokappaleen esimerkkiä jatkaen: oletetaan, että telineelle on myönnetty patentti Yhdysvalloissa vasta sen jälkeen, kun patenttivaatimuksiin lisättiin sanat ”…ja pultit ovat terästä”. Riippumatta siitä, miksi näin tehtiin, muutos antaa aiheen prosecution history estoppel -esteeseen.

Seurauksena on, että patentin suojapiirin ulkopuolelle jäävät myös patentin kanssa täysin identtiset telineet, joiden pultit eivät ole terästä – vaikka tämä variantti olisi keksinnön käyttökelpoisuuden, teknisen tehon tms. kannalta merkityksetön.

Myönnettyjen patenttien suoja luultua pienempi?

Feston seurauksena jo myönnettyjen yhdysvaltalaisten patenttien todellinen suojapiiri voi olla luultua pienempi. Jos patenttivaatimuksia on patentin hakuvaiheessa jouduttu mistä tahansa syystä muuttamaan, niin patentti ei suojaa keksinnön näiden osien ekvivalentteja.

Patentinhakijan kannattaa pyrkiä muotoilemaan patenttivaatimukset jo hakemuksen jättämisvaiheessa mahdollisimman huolellisesti. Hyvältä strategialta vaikuttaa se, että jo ensi vaiheessa laaditaan laaja kirjo vaatimuksia, joiden suojapiiri vaihtelee varsin laajasta hyvin suppeaan. Perääntymisteinä tulevat silloin kysymykseen yksittäisistä (epäitsenäisistä) vaatimuksista luopuminen kokonaisuudessaan, jolloin vaatimusten sanamuotoja ei tarvitse muuttaa.

Näyttää myös siltä, että vaatimukset kannattaa muotoilla ensisijaisesti means-plus-function -tyyppinä ns. välinevaatimuksina, koska Yhdysvaltain patenttilain 112 § sisältää erityissäännöksen tämäntyyppisten vaatimusten ekvivalenteista. Festo ei vaikuta välinevaatimusten ekvivalentteihin; tällaisten vaatimusten ekvivalentteina pidetään edelleen patenttiselityksestä löytyviä rakenteita ym. suoritusmuotoja.

On myös mahdollista, että yhdysvaltalaisen patentin kiertäminen on Feston myötä helpompaa kuin aikaisemmin. Patentti voidaan mahdollisesti kiertää käyttäen hyväksi ekvivalentteja, jotka – sellaisen prosecution history estoppelin vuoksi, jonka olemassaolosta ennen Festoa ei ole ollut tietoa – ovat käytettävissä ilman patentinloukkausuhkaa.

Kai Kiilamo
Diplomi-insinööri
Tietokiila Oy

Oikeustapauskommentaareja, esimerkiksi:
Janice M. Mueller: ”Festo Presto! The Incredible Disappearing Doctrine
of Equivalents”. 3 JMLS Center for Intellectual Property L. News
Source 8 (Winter 2001). (Mueller is Associate Professor of Law, John
Marshall Law School, Chicago, Illinois, USA.)

Steven D. Glazer: Equivalents: An Endagered Species in the United
States? Festo and its Implications. Patent World, February 2001, pp.
13-14