EY-tuomioistuin teki ”oman maalin” Arsenalia vastaan

(IPRinfo 1/2003)

Viime syksynä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antama tuomio tavaramerkin loukkausta koskevassa tapauksessa Arsenal (C-206/01) on herättänyt laajaa huomiota immateriaalioikeuspiirien ulkopuolellakin. Tähän on syynä ennakkoratkaisun pyytäneen brittituomari Justice Laddien avoin poikkeaminen omassa tuomiossaan EY-tuomioistuimen tulkintasuosituksesta.

Arsenal FC-niminen jalkapalloseura oli vuonna 1989 rekisteröinyt tavaramerkin ARSENAL. Liikemies Matthew Reed (MR) oli vuodesta 1970 pitänyt Highbury-stadionin ulkopuolella kioskia, jossa hän myi jalkapalloiluun liittyviä kannattajatuotteita ja vaatteita, muun muassa kaulaliinoja. Kaulaliinoissa luki suurin kirjaimin ARSENAL. Arsenal FC nosti huhtikuussa 2001 Lontoon High Courtissa kanteen MR:ä vastaan tavaramerkin loukkauksesta. Arsenal FC piti kanteessaan muun muassa edellä mainittujen kaulaliinojen markkinointia tavaramerkkioikeuttaan loukkaavana. MR kuitenkin kiisti kanteen sillä perusteella, että hänen myyntikojussaan oli ollut kyltti, jossa näkyvästi ilmoitettiin, että myytävät tuotteet eivät olleet virallisia Arsenalin tuotteita ellei muuta erikseen ollut mainittu. Merkit oli MR:n mukaan tarkoitettu vain tuotteiden koristeeksi.

EY-tuomioistuimen plenumratkaisu

Ongelmana tässä tapauksessa oli EY:n tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a- alakohdan tulkinta. Säännös oikeuttaa merkinhaltijan kieltämään samanlaisten merkkien käytön, kun kyseessä on käyttö, jolla pyritään erottamaan asianomaisen edustamat palvelut ja tavarat toisten yritysten tavaroista ja palveluksista (5 artiklan 5 kohta; ks. myös julkisasiamiehen Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus kohta 38).

Artiklan 5 alakohta 1a ei siis anna merkinhaltijalle ehdotonta yksinoikeutta, vaan yksinoikeus antaa suojaa vain niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville, erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.

Tämä oli myös yhteisöjen tuomioistuimen kanta. Tulkinta tarkoittaa, että EY-direktiivi edelleen sallii, että taiteilijat voivat tehdä esimerkiksi tavaramerkkejä kuvailevaa taidetta, josta julkisasiamies mainitsee klassisen esimerkin eli Andy Warholin Campbell-keittojen tavaramerkeistä koostuvat teokset. Tällainen tavaramerkin kuvaileva käyttö, joka eittämättä voi olla kaupallista ja hyvin kannattavaakin kuten Warholin tapauksessa, ei loukkaa tavaramerkinhaltijan yksinoikeutta. Tästä ei vallitse erimielisyyttä.

EY-tuomioistuin totesi, että oikeudenkäynnin kohteena olevassa pääasiassa ei ollut kyse pelkästään merkin kuvailevasta käytöstä ja että kun ”otetaan huomioon se, miten sana Arsenal on esitetty kyseisissä tuotteissa” merkin käyttö ”on omiaan vahvistamaan sitä näkemystä, että elinkeinotoiminnassa kyseisten tuotteiden ja tavaramerkin haltijan välillä katsotaan olevan konkreettinen yhteys” (k. 56).

Tuomioistuin jatkaa:

* 60. Tässä tilanteessa pääasiassa kyseessä olevaa tavaramerkkiä täysin vastaavan merkin käyttö on omiaan vaarantamaan alkuperän takaamisen, joka on tavaramerkin keskeinen tehtävä, kuten tämän tuomion 48 kohdassa mainitusta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee. Näin ollen kyse on käytöstä, jonka tavaramerkin haltija saa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan perusteella kieltää.

* 61. Koska on jo katsottu, että nyt esillä olevassa asiassa se, että kolmas käyttää merkkiä, on omiaan vaikuttamaan tavaran alkuperän takaamiseen ja että tavaramerkin haltijalla on oltava oikeus kieltää tämä käyttö, tähän päätelmään ei vaikuta se, että tämä merkki ymmärretään tällaisen käytön yhteydessä osoitukseksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

Näillä perusteilla EY-tuomioistuin päätyi toteamaan, että direktiivin 5 artiklan 1a-alakohdan nojalla merkinhaltija voi kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä Arsenal-tapauksen kaltaisessa tilanteessa.

Asian jatkokäsittely High Courtissa

Tämän tyyppisissä asioissa EY-tuomioistuin ratkaisee pelkästään EY-oikeuden tulkinnan. Kansallinen tuomioistuin arvioi jutun tosiasiat ja antaa lopullisen tuomion.

Kun High Court jatkoi jutun käsittelyä EY-tuomioistuimen ratkaisun pohjalta joulukuussa 2002, MR:n edustaja esitti, että EY-tuomioistuimen tulkintasuositus käsiteltävässä jutussa ei johtunut siitä, että se olisi tulkinnut direktiiviä toisin kuin MR, vaan siitä, että EY-tuomioistuin oli arvioinut jutun tosiasiat toisin kuin High Courtin tuomari Laddie.

Laddien EY-tuomioistuimelle toimitetussa päätöksessä oli nimittäin todettu, että hänen mielestään MR:n tuotteisiin ei liity minkäänlaista alkuperään viittavaa (”the use of the Arsenal Signs on Mr Reed´s products carries no message of origin”) ja että tuotteiden käyttö on ymmärrettävä osoitukseksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen, eikä tavaroiden alkuperän osoituksina (”They should not be perceived as indicating trade origin”).
Tuomari Laddie oli samaa mieltä MR:n kanssa ja viittasi nimenomaisesti EY-tuomioistuimen kohtiin 60 ja 61, jossa EY-tuomioistuin katsoo asioiden olevan tältä osin toisin (käyttö on omiaan vaarantamaan tavaramerkin alkuperän takaamisen) kuin High Court. Laddie päätyi sen vuoksi siihen, että yhteisöjen tuomioistuimen tuomion lopputulos johtui siitä, että se oli arvioinut asiaan liittyvät tosiasiat toisin kuin hän ja näin ollen ylittänyt toimivaltansa. Tämän vuoksi tuomio ei Laddien mielestä ollut High Courtia sitova, koska ainoastaan EY-tuomioistuimen tulkintakannanotot sitovat kansallista tuomioistuinta.
Laddie ei tuomiossaan noudattanut kantajan eli Arsenalin suositusta, joka olisi tarkoittanut täydentävän ja uuden ennakkoratkaisupyynnön esittämistä EY-tuomioistuimelle, vaan tuomitsi MR:n eduksi, ja totesi, että kansalliselle muutoksenhakuasteelle kuuluu tosiasioitten uudelleen harkinta. Laddie kirjasi tuomiossaan, että poikkeaminen EY-tuomioistuimen tulkintasuosituksesta oli hänelle hyvin vastenmielistä, mutta ettei hänelle jäänyt vaihtoehtoja.

Tapaus ei ollut ensimmäinen

Esillä oleva tapaus ei ole ensimmäinen, jossa EY-tuomioistuin arvioi tosiasioita taikka muotoilee uudelleen kansallisen tuomioistuimen esittämiä kysymyksiä. Yleensä kansallinen tuomioistuin on kuitenkin muodollisesti pyrkinyt noudattamaan EY-tuomioistuimen ratkaisuja, mikä tietenkin on koko ennakkoratkaisujärjestelmän toimivuuden ehto. Laddie ei kuitenkaan suostunut noudattamaan tätä kaavaa. Jutun ainutlaatuisuus onkin siinä, että kansallinen tuomari avoimesti kapinoi EY-tuomioistuinta vastaan.

Yhteisöjen tuomioistuimenkin historiassa sen päätös edustaa mielestäni varsin räikeätä ”hyvää päivää – kirvesvartta” -argumentaatiota. Laddie on oikeassa siinä, ettei EY-tuomioistuin tarkasti ottaen ottanut kantaa sille esitettyyn tulkintakysymykseen. Osittain selityksenä tähän lienee Englannin ja Manner-Euroopan erilaiset tavaramerkkioikeusperinteet. Englannissa yksinoikeuden antaman suojan laajuus on yleensä tulkittu suppeammaksi kuin Manner-Euroopassa, ja sen vuoksi High Courtin tapa argumentoida oli varmaankin vieras monelle EY-tuomioistuimen tuomarille.

Julkisasiamiehen ratkaisu oli perustellumpi

Nähdäkseni julkisasiamiehen ratkaisuehdotus esillä olevassa tapauksessa edusti selvästi perustellumpaa tapaa vastata High Courtin kysymykseen kuin tuomioistuimen. Siinä todettiin, että sen ratkaiseminen, milloin kolmas käyttää merkkiä tavaramerkkinä on tosiseikkoja koskeva kysymys, joka kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava.

Tilanteessa, jossa merkit ja tavarat tai palvelut ovat samoja vallitsee kuitenkin iuris tantum-olettama siitä, että kolmas käyttää tavaramerkkiä tavaramerkkinä. Julkisasiamies oli päätynyt samaan lopputulokseen kuin sittemmin tuomioistuin. Hän totesi myös, ettei ole merkitystä syillä, joiden vuoksi kuluttaja valitsee tavarat tai palvelut. Ratkaiseva seikka on se, että niiden vastaanottaja hankkii ne tai käyttää niitä siksi, että niissä on kyseinen erottamiskykyinen merkki.

Oikeuspoliittisesti on mielestäni olemassa hyviä argumentteja tuomioistuimen ja julkisasiamiehen suositteleman lopputuloksen puolesta. Oikeudenhaltijoiden suoja merchandising -toiminnassa jää muutoin kohtuuttoman heikoksi. EY-tuomioistuin joutunee ennemmin tai myöhemmin palaamaan näihin tulkintakysymyksiin, jolloin voimme odottaa nyt syntyneen sekavan tulkintatilanteen selkiyttämistä.

Niklas Bruun
Professori
IPR University Center

Linkkejä:
Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot, määräykset ja julkisasiamiesten lausunnot (vuodesta 1997 alkaen) löytyvät tuomioistuimen kotisivulta hakemalla tapausnumerolla (C-206/01).
http://curia.europa.eu