EYT linjasi tavaramerkkien sekoitettavuusarviointia: Viini ei täydennä viinilasia

(IPRinfo 4/2009)

EY:n tuomioistuimen tuore tuomio osoittaa, että tavaroiden samankaltaisuusarviointi on itsenäinen esikysymys, joka on ylitettävä ennen kuin merkkien samankaltaisuutta ryhdytään arvioimaan.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin EYT antoi toukokuussa 2009 tuomion (C-398/07 P) irlantilaisen kristallinvalmistajan Waterford Wedgewoodin ja eteläafrikkalaisen viinintuottajan Assembled Investments (Proprietary) Ltd:n välisessä vuosia jatkuneessa väitemenettelyssä.

Assembled Investments oli hakenut vuonna 1999 yhteisön kuviotavaramerkkiä eteläafrikkalaisille viineille luokkaan 33.
Waterford-yhtiö vastusti hakemusta väitteellä viitaten yhteisötavaramerkkiasetuksen 8 (1) (b) artiklaan ja yhteisön sanamerkkiinsä WATERFORD luokassa 21 (mm. lasi- ja porsliinitavarat).

Väitteentekijän mukaan lasitavarat, kuten viinilasit ja luokan 33 viinit, ovat samankaltaisia tavaroita, koska ne täydentävät toisiaan: viiniä juodaan viinilasista, ja näitä tuotteita myydään joskus samoissa liikkeissä. Kun Waterford oli väitteentekijän mukaan tunnettu lasitavaran merkki Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuluttajat mielsivät, että viinikin on peräisin tältä kristallinvalmistajalta.

Valituslautakunta eri mieltä kuin tutkija ja väiteosasto
OHIMin väiteosasto oli hylännyt väitteen. Viraston valituslautakunta oli kuitenkin samaa mieltä väitteentekijän kanssa: tavarat ja niiden jakelukanavat ovat ainakin jossain määrin samankaltaisia. Koska merkkien sanaosat olivat huomattavan samankaltaisia, ja aiemman merkin erottamiskyky oli vahva, tuli väiteosaston päätös kumota ja hakemus hylätä.

Tappion jälkeen eteläafrikkalainen viiniyhtiö joutui vuonna 2005 lähtemään raskaaseen oikeusprosessiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimiin. Kaksi vuotta myöhemmin ensimmäisen asteen tuomioistuin (EOT) kuitenkin katsoi (asia T-105/05), ettei tavaramerkkien korkealla samankaltaisuuden asteella tai aiemman tavaramerkin tunnettuudella ollut merkitystä, koska sekoitettavuusarvioinnin perusedellytys, tavaroiden samankaltaisuus, puuttui.

Tavaroiden samankaltaisuutta oli arvioitava kaikkien EYT:n Canon -tapauksen (C-39/97) mukaisten tulkintaperusteiden valossa eli arvioimalla tavaroiden luonnetta, käyttötarkoitusta, käyttötapaa, niiden keskinäistä kilpailevuutta sekä toisiaan täydentävyyttä.

Lisäksi tuomioistuin piti merkityksellisinä tavaroiden tosiasialliseen markkinointiin liittyviä olosuhteita eli seikkoja, jotka kertovat, markkinoidaanko tuotteita samojen tai toisiinsa sidoksissa olevien yritysten toimesta.

Osapuolet olivat yksimielisiä siitä, että nämä tavarat eivät kilpaile keskenään, niiden luonne ja käyttö on etäinen, ne eivät ole korvattavissa, ja ne tuotetaan eri alueilla. Niinpä oli arvioitava vain Waterfordin väitteitä niiden toisiaan täydentävyydestä ja jakelusta.

EOT ei vakuuttunut viinin ja lasien samankaltaisuudesta
EOT katsoi, että väitteentekijä ei ollut riittävästi osoittanut, miksi viinit ja viinilasit olisivat tavaramerkkioikeudellisesti samankaltaisia tavaroita. Pelkästään se, että viini juodaan viinilasista, ei merkitse sitä, että tavarat olisivat peräisin samasta tai toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä.

Tuomioistuin lausui myös, että viinin ja lasin jakelu samoissa kanavissa oli sille toimitetun näytön mukaan vähäistä. Lopuksi EOT totesi, että kuluttajat mieltävät viinilasin liittämisen viinipullon kylkeen myynninedistämistoimenpiteeksi, jolla tavoitellaan viinin myynnin kasvua eikä osoitukseksi siitä, että viinintuottaja on mukana lasitavaran jakeluketjussa.

Tämän jälkeen Waterford vaihtoi asianajajansa saksalaiseen huippujuristiin Jochen Pagenbergiin, joka laati valituksen yhteisöjen tuomioistuimeen. Valitus EYT:een on mahdollinen ainoastaan oikeuskysymyksen perusteella tai siksi, että todisteet on otettu vääristyneesti huomioon. Jos valitus ei sisällä näitä perusteita, EYT ilmoittaa määräyksellä valituksen tutkimatta jättämisestä.

Ennakkopäätösperusteen olemassa oloa ei kuitenkaan edellytetä, joten valittaminen korkeimpaan oikeusasteeseen on tässä mielessä mahdollista laajemmin kuin Suomessa.

Waterfordin ensimmäisen valitusperusteen mukaan EOT oli soveltanut tavaramerkkiasetusta virheellisesti. Sen olisi tullut kysyä, uskooko yleisö, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta tai toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä, kun ne on varustettu identtisillä Waterford-merkeillä ja aiempi lasitavaramerkki on vahvasti erottamiskykyinen ja laajalti tunnettu. Jos se olisi kysynyt näin, se olisi havainnut, että tavarat ovat ainakin jossain määrin samankaltaisia.

Tavaroiden samankaltaisuus arvioitava ennen merkkejä
Vastaajan mukaan tavaroiden samankaltaisuus tuli kuitenkin arvioida eri tavalla. Vastaaja huomautti myös, ettei tavaroiden samankaltaisuusarviointia ollut erotettavissa puhtaaksi oikeuskysymykseksi, vaan se riippui keskeisesti merkin haltijan toimittamasta näytöstä. Valittajalla ei siten ollut oikeutta pyytää yhteisöjen tuomioistuinta arvioimaan faktoja uudelleen.

Assembled Investments -yhtiön mukaan tavaroiden samankaltaisuus on itsenäinen esikysymys, joka tulee ensin näyttää toteen soveltamalla Canon-tuomiossa määritettyjä perusteita. Tämän jälkeen arvioidaan näyttöä tosiasiallisista markkinoista. Lopuksi suoritetaan kokonaisarviointi siitä, onko tuotteiden kaupallinen alkuperä sama. Arvioinnin tulisi siis edetä ”askel askeleelta” eikä mennä suoraan kokonaisarviointiin.

Yhteisöjen tuomioistuin yhtyi vastaajan näkemykseen ja totesi, että väitteentekijän on ensin näytettävä toteen vähintään alhainen tavaroiden samankaltaisuuden aste. Aiemman tavaramerkin vahva erottamiskyky ei voi korvata ”täydellistä tavaroiden samankaltaisuuden puuttumista”. Tavarat eivät näin ollen olleet lainkaan samankaltaisia.

Myös Waterfordin näyttöä koskevassa valitusperusteessa tuomioistuin yhtyi vastaajan näkemykseen. Se katsoi, että EOT oli yksityiskohtaisesti tutkinut Canon-perusteet eli tavaroiden toisiaan täydentävyyden sekä tosiasiallisista markkinoista esitetyt todisteet ottamatta niitä mitenkään vääristyneesti huomioon.

Eri luokissakin voi olla samankaltaisia tavaroita. Tavaramerkkioikeudellisessa kirjallisuudessa on pitkään käyty keskustelua siitä, onko samankaltaisuusvaatimus kynnys, joka on ensin ylitettävä, vai arvioidaanko samankaltaisuutta yhdessä merkkien kanssa, kuten Waterford väitti.

Waterford-tapauksesta ilmenee, että tavaramerkkejä ja tavaroiden samankaltaisuutta ei arvioida yhdessä, vaan väitteentekijän on ensin osoitettava vähintään alhainen tavaroiden samankaltaisuus. Aiemman tavaramerkin vahvalla erottamiskyvyllä tai merkkien samanlaisuudella ei voida korvata tavaroiden täydellistä erilaisuutta.

Ratkaisu opettaa siis, että tavaroiden samankaltaisuusarviointi on itsenäinen esikysymys eli kynnys, joka on ensin ylitettävä. Selvää kuitenkin on, että tavaraluokitus on ainoastaan ohjeellinen, ja täysin eri luokissa olevat tavarat voivat olla samankaltaisia. Vastaavasti samassa luokassa olevat tavarat eivät ole automaattisesti samankaltaisia.

Jukka Palm
IPR-lakimies, OTT
Berggren Oy Ab

Kirjoittaja edusti Assembled Investments -yhtiötä EY-tuomioistuimessa.

Harmonisointiviraston valituslautakunnan ratkaisu:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade marks and designs), The Boards of Appeal, Decision of 15 December 2004
Case R 240/2004-1
Waterford Wedgwood Plc v. Assembled Investments (Proprietary) Limited.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu (englanniksi)
Judgment of the Court of First Instance (CFI), 12 June 2007
Case T-105/05
Assembled Investments (Proprietary) Ltd v. OHIM.
Intervener before the Court of First Instance Waterford Wedgwood plc
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 7.5.2009
Asia C-398/07 P
[Waterford Wedgwood plc v. Assembled Investments (Proprietary) Ltd ja SMHV/OHIM]Valitus yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (EOT) asiassa T-105/05 12.6.2007 antamasta tuomiosta, jolla EOT kumosi SMHV:n valituslautakunnan päätöksen 15.12.2004 asiassa R 240/2004-1, jolla oli kumottu väiteosaston päätös hylätä yhteisön sanamerkin WATERFORD haltijan väite.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi

Oikeuskäytäntöä sekoitettavuudesta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin EYT

Asia C-39/97: Canon (29.09.1998).
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä.

Asia C-398/07 P: Waterford (07.05.2009 ).
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä ei voida ottaa huomioon arvioitaessa tavaroiden samankaltaisuutta. Se voidaan huomioida vasta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Ennen sen suorittamista on näytettävä, että tavaroiden välillä on alhainen samankaltaisuus. (Muutoksenhaku EOT:n ratkaisuun asiassa T-105/05 (12.06.2007))

Asiat T-169/03 (01.03.2005) ja T‑443/05 (11.07.2007).
Luokkien 18 ja 25 tavaroiden välillä oli alhainen samankaltaisuus.
Asia T-8/03 (13.12.2004)
Luokkien 18 ja 24 ja toisaalta luokkien 3 ja 25 tavarat eivät olleet samankaltaisia.
Asia T-430/07 (29.04.2009)
Luokan 33 viini ja rommi eivät olleet samankaltaisia.

Korkein hallinto-oikeus

KHO:2007:87, 13.12.2007, Diaarinro 3454/3/06
Luokan 9 tallennuslaitteet eivät olleet samankaltaisia, koska ne oli tarkoitettu käytettäviksi eri aloilla.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisut ovat Finlex-tietopankissa:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/