Designista tavaramerkiksi – Kolmiulotteiset tavaramerkit tuotteen ulkomuodon suojana
(IPRinfo 3/2012)
Eri suojamuodot täydentävät toisiaan. Niiden avulla voi joustavasti arvioida, mikä kulloinkin on tehokkain peruste tuotteen kopiointiin puuttumiseksi.
Tuotteen muotoilu voi nousta menestystekijäksi: onnistuneella designilla erottuu. Esimerkiksi Bang & Olufsenin kaiuttimen ja Bower Wilkinsin Zeppelin Air -kaiutintelakan tunnistaa kaukaa. Tuotteiden valmistajat ovat mieltäneen ulkomuodon arvon: molemmille on haettu suojaa kolmiulotteisena yhteisötavaramerkkirekisteröintinä. Mutta milloin tavaroiden ulkomuodot muuttuvat aidoiksi tavaramerkeiksi kuluttajien tai rekisteriviranomaisten silmissä?
Muotoilua voidaan pyrkiä suojaamaan usein eri immateriaalioikeudellisin suojamuodoin. Suojan tavoitteena on yksinoikeuden hankkiminen siten, etteivät kilpailijat voi hyödyntää samaa muotoilua. Onnistuneen suojauksen avulla voidaan myös tehokkaammin puuttua look-alike -tuotteisiin.
Muotoilun suojauksessa tavanomaisimpina keinoina pidetään yleensä mallioikeutta ja (teoskynnyksen ylittyessä) tekijänoikeutta. Tavaramerkkejä ei sen sijaan ole ensisijaisesti mielletty muotoilun suojaksi, vaikka esimerkiksi Suomessa tavaran tai sen päällyksen muodon suojaaminen tavaramerkillä on ollut mahdollista jo 1960-luvun puolestavälistä saakka. Muissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa tavaran ulkomuodon suojaaminen tavaramerkillä on tullut mahdolliseksi viimeistään tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) implementoinnin myötä.
Soveltuuko ulkomuoto tavaramerkiksi?
EU-oikeudessa lähdetään siitä, että tuotteen ulkoasua koskevan merkin rekisteröintiedellytykset ovat samat kuin muillakin tavaramerkeillä. Tuotteen ulkoasun rekisteröiminen tavaramerkkinä ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa itsestäänselvyys eikä suojan saaminen ole EU:ssakaan aina ongelmatonta.
Ulkoasurekisteröinteihin kohdistunut kritiikki perustuu yleensä tavaroiden perusmuotojen vapaanapitotarpeeseen. Kilpailun kannalta on ongelmallista, mikäli tavaramerkkioikeudella rajoitetaan tavaralle luonteenomaisia tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi tarpeellisia muotoja. On myös esitetty, että tavaran ulkoasua ei tulisi rekisteröidä tavaramerkiksi, koska kuluttajat eivät miellä ulkoasua tuotteen alkuperän osoittajiksi.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa tavaran ulkoasua on vaikeaa rekisteröidä tavaramerkiksi muutoin kuin vakiinnuttamalla. Rekisteröinti saadaan vasta sen jälkeen, kun kuluttajat ovat oppineet yhdistämään tavaran muodon tiettyyn kaupalliseen lähteeseen. Myös Iso-Britanniassa tavaran ulkoasulle oli ennen EY:n harmonisointikehitystä vaikeaa saada yksinoikeutta. Coca-Cola -pullon ulkoasulle ei Iso-Britanniassa myönnetty vielä 1980-luvulla ulkoasurekisteröintiä.
Sittemmin Euroopan yhteisön Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM) on rekisteröinyt perinteisen Coca-Cola -pullon kolmiulotteisena tavaramerkkinä (re.nro. 002754067), ja rekisteröinti tuo yksinoikeuden pullon ulkomuodolle kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on perusteltua: kuluttajat tunnistavat pullon alkuperän etiketittäkin, joten pullo on erottamiskykyinen.
Mikä on kolmiulotteinen tavaramerkki ja miten suojaa saa?
Tavaramerkki on tunnusmerkki, jolla yrityksen tavarat erotetaan kilpailijoiden tuotteista, ja sillä osoitetaan, että tuotteet ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Tavaramerkin ensisijaisina funktioina onkin pidetty näitä alkuperä- ja erottamisfunktioita.
Useimmiten tavaramerkit ovat sana- tai kuviomerkkejä (logot) tai näiden yhdistelmiä, mutta tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä myös numeromerkki, haju, ääni, väri tai tavaran tai sen päällyksen muoto (=kolmiulotteinen tavaramerkki). Sana- ja kuviomerkit muodostavat kuitenkin valtaosan esimerkiksi koko EU-alueen kattavista yhteisötavaramerkeistä: yhteisötavaramerkkien rekisteriviranomaisen OHIM:n tilastojen mukaan ajalla 1996-2011 rekisteröidyistä tavaramerkeistä yli 99 % oli sana- ja kuviomerkkejä ja vain alle 0,5 % kolmiulotteisia tavaramerkkejä.
Ongelmana erottamiskyvyn puute
Ollakseen rekisteröitävissä tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen: tavaramerkin on erotettava yrityksen tavarat muiden tavaroista. Erottamiskyky voi olla joko ”alkuperäinen” tai vakiinnuttamalla saavutettu. Erottamiskyvyn puute on ehdoton rekisteröintieste, joka otetaan huomioon viran puolesta.
Rekisteröidä ei myöskään voi sellaisia merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.
Kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn osoittaminen voi olla erityisen hankala. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus katsoi Rolex®-kellon ulkoasun erottamiskyvyttömäksi, koska kohdeyleisön katsottiin kiinnittävän eniten huomiota kellon sanamerkkiin eikä sen ulkoasuun (KHO 14.11.2000 dnro 1697/3/98, taltio 2918). Siksi kellon ulkoasu ei sellaisenaan ole voinut vakiintua erottamiskykyiseksi. Rolex®- ja muita kelloja koskevia ulkoasurekisteröintihakemuksia on vastaavasti hylätty myös OHIM:ssa.
Kuluttajien suhtautuminen tavaran ulkoasuun voi kuitenkin vaihdella eri tuoteryhmien mukaan. Puhdistusainepulloa valitessaan kuluttaja kiinnittänee pullojen muotojen sijasta huomiota logoihin. Sen sijaan hajuvesipullot ymmärretään usein tavaran alkuperän osoittajaksi: tuotteen voi usein ostotilanteessa tunnistaa pelkän pullon muodon perusteella. OHIM onkin rekisteröinyt useita hajuvesipulloja kolmiulotteisina tavaramerkkeinä (esim. Jean Paul Gaultierin ”Classique”-hajuvesipullo, rek.nro 000635706 ja Bulgari S.p.A., rek.nro 001573278).
Päällekkäisten suojakeinojen hyödyt ja haitat
Kolmiulotteisen tavaramerkkirekisteröinnin saaminen ja ylläpitäminen tuotteen ulkoasulle ei aina ole ongelmatonta, eikä kolmiulotteinen tavaramerkki välttämättä ole riittävä tuotteen ainoana suojamuotona. Tavaramerkkisuojan hakeminen voi kuitenkin olla hyödyllinen lisä tuotteen ulkomuodon suojausstrategiassa: tuotteen ulkomuoto voi olla suojattu useammalla päällekkäisellä suojamuodolla, kuten tekijänoikeudella, mallioikeudella ja tavaramerkkioikeudella, eivätkä ne sulje toisiaan pois.
Suojamuodot poikkeavat toisistaan edellytyksiltään, suoja-alaltaan ja -ajaltaan. Tavaramerkkirekisteröinnin etuna on erityisesti rekisteröinnin pidennettävissä oleva suoja-aika, sekä se, ettei rekisteröinti edellytä uutuutta. Mallioikeus on suoja-ajaltaan enintään 25 vuodeksi rajoitettu yksinoikeus, jonka saaminen edellyttää yleensä rekisteröintiä sekä uutuutta eli samanlainen aikaisemmin julkiseksi tullut malli estää rekisteröinnin.
Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan mallisuoja on tarkoitettu nimenomaan käyttötaiteen ensisijaiseksi suojamuodoksi, mutta tekijänoikeussuojakaan ei ole poissuljettu muotoilulle.
Tekijänoikeuden etu on se, ettei sitä tarvitse rekisteröidä Suomessa: tekijänoikeus syntyy, kun teos on luotu ja se on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Tekijänoikeus edellyttää käyttötaiteen tuotteeltakin, että se ylittää teoskynnyksen eli tuotteen on oltava tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Arvio on aina tapauskohtaista.
Käyttötaiteeseen liittyvässä tulkintatraditiossa on teostasovaatimus normaalisti asetettu verrattain korkealle. Kuitenkin esimerkiksi klassikkoasemassa olevien design-huonekalujen, kuten Eero Aarnion Pastilli- ja Pallo-tuolien ja Arne Jacobsenin suunnittelemien Egg-, Swan- ja Series7 -tuolien, on tekijänoikeusneuvosto katsonut nauttivan Suomessa tekijänoikeussuojaa (TN 2006:9).
Klassikkohuonekalut voivat tekijänoikeussuojan lisäksi saada samalla tavaramerkkisuojaa. Esimerkiksi Egg-tuolin ulkomuoto on suojattu OHIM:ssa kolmiulotteisella tavaramerkillä (rek.nro. 004591608).
Series7 -tuolin ulkoasurekisteröintiä koskevan hakemuksen (rek.nro. 005575444) OHIM on sen sijaan hylännyt. Se, että tuotteen on suunnitellut kuuluisa muotoilija tai se, että tuote sisältää uusia ja omaperäisiä piirteitä tekijän- tai mallioikeuden näkökulmasta, ei siten automaattisesti merkitse ulkomuodon erottamiskykyä tavaramerkkinä.
Suojamuotojen päällekkäisyydessä voi myös olla haittapuolia, koska tällainen mahdollisuus voi vaikeuttaa jonkin toisen suojamuodon käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi käyttötaiteen teoskynnyksen korkeutta muihin teoksiin nähden on perusteltu Suomessa mallioikeussuojan ensisijaisuudella. Tuotteen aiempaan patenttisuojaan puolestaan vedotaan joskus ulkoasurekisteröinnin esteenä.
IPR-tuomioistuin parantaa oikeussuojakeinojen käyttämistä
Parhaimmillaan suojamuodot täydentävät toisiaan, ja antavat oikeudenhaltijoille joustoa arvioitaessa sitä, mikä kussakin tilanteessa on tehokkain peruste tuotteen kopiointiin puuttumiseksi. Tilanne parantunee oikeussuojakeinojen kannalta entisestään Suomessa perustettavan IPR-tuomioistuimen myötä. Tällöin yhden ja saman tuotteen ulkomuodon suojaa koskevien ristikkäisten ratkaisujen riski toivottavasti poistuu, kun oikeudenhaltijat voivat kääntyä saman tuomioistuimen puoleen tuotteen ulkomuotoa koskevissa tavaramerkki-, malli-, tekijänoikeus- ja SopMenL-asioissa sekä näihin liittyvissä vahingonkorvausasioissa.
3D-hakemukset oikeuskäytännössä – kuluttajaelektroniikasta pesuainetabletteihin ja Cavaan
Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännössä on täsmennetty kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisteröintiedellytyksiä. Erityisesti tupakkatuotteille, pesuainetableteille ja pulloille on haettu paljon kolmiulotteisia tavaramerkkejä, ja tästä syystä myös oikeuskäytäntö painottuu näihin tuotesektoreihin.
Partakoneita koskevassa Philips-ratkaisussaan (C-299/99) tuomioistuin totesi lähtökohtanaan, että kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa tulee soveltaa samoja kriteereitä kuin muunkinlaisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa. Samalla EUT painotti kuitenkin funktionaalisten muotojen vapaanapitoa. Parranajokoneen ulkoasurekisteröinti hylättiin sillä perusteella, että muodon olennaisten toiminnallisten piirteiden katsottiin johtuvan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta.
Samanarvoisuuslähtökohdasta huolimatta EUT:n oikeuskäytännössä on vahvistettu, että tavaran muodosta muodostuvan tavaramerkin erottamiskykyä voi käytännössä olla vaikeampaa osoittaa kuin sana- tai kuviomerkkien erottamiskykyä. Esimerkkeinä näistä astianpesutabletteja koskevat Henkel C-456-457/01 (hakemusnro 000703231 hylättiin OHIM:ssa) ja Procter & Gamble C-473-474/01 -tapaukset, joissa tavaramerkkisuojaa ei myönnetty tablettien muodolle.
Erottamiskyvyn arviointikriteereitä EUT täsmensi erityisesti Henkel¬-tuomiossaan (C-456-457/01). Tuomioistuin katsoi, ettei pelkkä poikkeaminen yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ole riittävä osoitus tavaran ulkomuodon erottamiskyvystä. Ollakseen erottamiskykyinen muodon pitää poiketa merkittävästi muista markkinoilla olevista vastaavista tuotteista, minkä lisäksi keskivertokuluttajan on voitava mieltää muoto tavaran alkuperän osoittajaksi (ns. ”Henkel-testi”). Nämä arviointiperusteet on sittemmin vahvistettu EUT:n uudemmissa ratkaisuissa (esim. taskulamppuja koskeva Mag Instrument-asia C-136/02) ja hiljattainen Freixenetin Cava-pullo -tapaus (C-344-345/10). Erottamiskyvyn konkreettinen arviointi on kuitenkin aina tapauskohtaista.
Linjamuutoksia ja epäjohdonmukaisuutta – auttaako hyvä ulkomuoto?
Vaikuttaa siltä, että kolmiulotteisten tavaramerkkien suojaedellytysten arviointi on joissakin tapauksissa hieman muuttunut. Esimerkiksi Lego®-rakennuspalikan muoto hyväksyttiin yhteisötavaramerkiksi vuonna 1999 (rek.nro. 000107029), mutta vuonna 2010 EUT lopulta hylkäsi rekisteröinnin rakennuspalikoiden suojan osalta monien vaiheiden jälkeen (C-48/09 P). EUT:n mielestä Lego®-palikan muoto on yksinomaan teknisten vaatimusten sanelema. EUT katsoi, että hylkäysperusteen soveltamista ei estä se, että on olemassa muita muotoja, joilla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.
Bang & Olufsenin kaiutinulkoasu puolestaan törmäsi ongelmiin jo hakemusvaiheessa OHIM:ssa (rek.nro. 003354371), eikä Unionin yleinen tuomioistuin hyväksynyt yhtiön tekemää valitusta. Ratkaisu perustui siihen, että kaiuttimen muodon katsottiin olennaisesti vaikuttavan kyseisen tavaran arvoon (T-508/08). Houkutteleva ulkomuotokaan ei siten takaa sen tulemista rekisteröidyksi tavaramerkkinä, vaan se voi muodostua rekisteröinnin esteeksi.
Näin ei kuitenkaan ollut Bower & Wilkinsin tapauksessa, sillä OHIM hyväksyi Zeppelin Air -telakan ulkomuodon kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi (rek.nro. 006481659). Nämä kaiutinesimerkit osoittavat, että rekisteröinti- ja oikeuskäytäntö ei ole aina johdonmukaista samallakaan tuotesektorilla.
Ilman immateriaalioikeussuojaakin muotoilun kopiointiin voi puuttua epäasialliselta kilpailulta suojaavan sääntelyn perusteella, kuten Suomessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella (SopMenL), joka suojaa orjalliselta jäljittelyltä. Markkinaoikeus on esimerkiksi pitänyt Lego®-palikkaa omaperäisenä ja hyvin tunnettuna Suomessa, ja kieltänyt SopMenL:n perusteella sellaisten palikoiden, joiden kaupallisesta alkuperästä on erehtymisen vaara, myynnin ja markkinoinnin (MAO 2005:82).
Tavaramerkki voi saada suojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen kautta.
Rekisteröintiä voidaan hakea kansallisesti, esimerkiksi Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselta, jolloin rekisteröinti kattaa vain Suomen, taikka esimerkiksi EU:n laajuisesti OHIM:lta, jolloin yhteisötavaramerkkirekisteröinti on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Tavaramerkkirekisteröinti on voimassa aina kymmenen vuotta kerrallaan. Tavaramerkkirekisteröinnin etuna on se, että rekisteröinti voidaan pitää jopa ikuisesti voimassa, mikäli merkkiä aidosti käytetään elinkeinotoiminnassa.
Tavaramerkin vakiintumiselta edellytetään, että tuotteen kohderyhmä mieltää merkin viittaavan tiettyyn kaupalliseen alkuperään. Tavaramerkistä ja tuotteesta riippuu, kuinka kauan ja kuinka laajasti merkkiä tulisi käyttää, jotta se vakiintuisi.
Johanna Lilja
Asianajaja, Roschier Asianajotoimisto Oy
Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut.
MAO 2005:82, LEGO System A/S ja Oy Suomen LEGO Ab vastaan Biltema Suomi Oy, 12.4.2005.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: KHO 14.11.2000, diaarinro 1697/3/98, taltionro 2918.
Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit) (OHIM).
Tekijänoikeusneuvoston lausunto TN 2006:9, Tekijänoikeus huonekaluihin.
