Mustavalkoisena rekisteröidyn tavaramerkin käyttö värillisenä voidaan ottaa huomioon sekaannusvaaran ja epäoikeutetun käytön arvioinnissa – EUT C-252/12
Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd (yhdessä Specsavers-konserni) vastaan Asda Stores Ltd (Asda).
Asda, valintamyymäläketjun omistaja, oli aloittanut lokakuussa 2009 optiikkatuotteiden mainoskampanjan, joka kohdistettiin Specsavers-konserniin. Specsavers-konserni oli sekä suurin optikkoliikkeiden ketju Yhdistyneessä Kuningaskunnassa että Asdan tärkein kilpailija. Kampanjan yhteydessä Asda oli käyttänyt iskulauseita ”Be a real spec saver at Asda” ja ”Spec savings at ASDA” sekä logoja, jotka muistuttivat specsaversin logoa. Specsavers-konserni oli nostanut kanteen yhteisön tavaramerkkiensä loukkaamisesta. Specsavers-konsernin hallussa olivat sanamerkit nro 1321298 ja nro 3418928, jotka muodostuvat sanasta ”Specsavers”, sekä kuviomerkit nro 449256 ja nro 1321348 (varjostetusta logosta muodostuvat tavaramerkit), kuviomerkki nro 5608385 (tumma pohjainen logo, jossa lukee ”Specsavers”) sekä kuviomerkki nro 1358589 (sanoja sisältämätön logo).
Kuviomerkit 1321298 ja 3418928, (varjostetusta logosta muodostuvat tavaramerkit):
Kuviomerkit 5608385 ja 1358589 (sanoja sisältämätön logo):
High Court of Justice (Englanti ja Wales) oli katsonut 6.10.2010 tuomiossaan, että Asda ei ollut loukannut Specsavers-konsernin yhteisön tavaramerkkejä. Lisäksi tuomioistuin oli julistanut sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvan tavaramerkin menetetyksi käyttämättömyyden perusteella. Specsavers-konserni oli valittanut asiasta Court of Appealiin (England & Wales). Tuomioistuin oli katsonut, että Specsavers-konsernilla oli tavaramerkkiensä ja asetuksen nojalla oikeus kieltää Asdaa käyttämästä kyseisiä iskulauseita sekä Asdan mainoskampanjan yhteydessä käyttämää logoa. Asda oli vaatinut sanoja sisältämättömän logon tavaramerkin julistamista menetetyksi. Tuomioistuin oli todennut, että voidakseen ratkaista sanoja sisältämättömän logon tavaramerkkiä koskevan kysymyksen, sen oli pyydettävä ennakkoratkaisua EUT:lta.
Tuomioistuin pohti, voiko varjostetusta logosta muodostuvien tavaramerkkien käyttö merkitä sanoja sisältämättömän tavaramerkin käyttöä. Tuomioistuin pyrki myös selvittämään, voidaanko se, että Specsavers-konsernin kuvio oli erityisen laajalti tunnettu vihreänä ottaa huomioon asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c mukaisen sekaannusvaaraa, tavaramerkin erottamiskykyä tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä arvioitaessa siitä huolimatta, että kyseinen tavaramerkki oli alun perin rekisteröity mustavalkoisena.
Tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys
Tuomioistuin kysyi EUT:lta, täyttyykö asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisön tavaramerkin tosiallista käyttöä koskeva edellytys silloin, kun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä kuviomerkkiä käytetään ainoastaan yhdessä sen päälle asetetun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin kanssa ja myös molemmat tavaramerkit yhdessä on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi. EUT totesi, että tapauksessa tavaramerkkiä käytetään muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta. Tavaramerkin käyttöä rekisteröidystä poikkeavassa muodossa pidetään käyttönä, jos tavaramerkin erottamiskykyyn rekisteröidyssä muodossa ei kohdistu vaikutuksia.
EUT:n mukaan kyseessä on tosiasiallinen käyttö, jos sanoja sisältämättömän logon tavaramerkillä – ilman, että sen päälle asetettu sanamerkki ”Specsavers” peittää osan siitä – viitataan aina tässä muodossa rekisteröinnin kattamiin Specsaver-konsernin tavaroihin. Tämä jäi ennakkoratkaisu pyytäneen tuomioistuin arvioitavaksi. Sillä, että sanamerkki ”Specsavers” sekä sanoja sisältämätön logo ja sen päälle asetettu sanamerkki yhdessä on myös rekisteröity yhteisön tavaramerkeiksi, ei ole vaikutusta (katso C 12/12, Colloseum Holding AG v Levi Strauss Co).
Mustavalkoisena rekisteröidyn tavaramerkin käyttö värillisenä
EUT totesi, että kun kyseessä on tavaramerkki, joka on rekisteröity mustavalkoisena, se, minkä värisenä tai minkä väriyhdistelmän värisenä tavaramerkkiä myöhemmin tosiasiallisesti käytetään, vaikuttaa siihen, miten kyseisten tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää kyseisen tavaramerkin. EUT totesi, että tilanteessa värillä tai väreillä, joita kolmas käyttää merkin esityksessä, on merkitystä siinä kokonaisarvioinnissa, joka koskee sekaannusvaaraa tai epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Edellytyksenä on, että merkittävä osa yleisöä yhdistää alkuperäisen tavaramerkin kyseiseen väriin tai väriyhdistelmään.
Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmeni, että Specsavers-konsernin tavaramerkkien ja Asdan käyttämien merkkien samankaltaisuutta oli tietoisesti tavoiteltu, jotta yleisön keskuudessa luotaisiin mielleyhtymä niiden välille. EUT:n mukaan se, että Asda on käyttänyt Specsavers-konsernin käyttämän värin kaltaista väriä hyötyäkseen sen tavaramerkkien erottamiskyvystä ja maineesta, oli huomioon otettava tekijä sen määrittämisessä, voidaanko todeta, että tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta on käytetty epäoikeutetusti hyväksi.
EUT totesi, että myös se, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kolmannen merkin esityksessä käytettyyn väriin tai tiettyyn väriyhdistelmään on merkityksellinen tekijä sekaannusvaaran ja epäoikeutetun hyväksikäytön kokonaisarvioinnissa. Jos Asda itse yhdistetään vihreään väriin, siitä voisi pääasiassa seurata, että merkkien ja Specsavers-konsernin tavaramerkkien välinen sekaannusvaara tai vaara merkkien välisestä mielleyhtymästä pienenisi, koska kohdeyleisö saattaisi mieltää vihreän värin Asdan väriksi. Tämä jäi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tutkittavaksi. EUT:n mukaan tämä voi olla merkitystä siinä, katsotaanko merkin käytölle olevan olemassa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c kohdassa mainittu ”perusteltu syy”. (SL)
Ratkaisu C-252/12 kokonaisuudessaan Curia–tietokannassa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Kuviomerkit ovat nähtävissä OHIMin ylläpitämästä yhteisön tavaramerkkitietokannasta CTM-ONLINEssa:
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic
.