EUT: tuomioistuimella ei ole velvollisuutta antaan kieltomääräystä, ellei tavaramerkin haltija sitä erikseen vaadi

Tapauksessa oli kysymys Harjun ensimmäisen asteen tuomioistuin (Harju Maakohus). Ennakkoratkaisupyyntö koski yhteisön tavaramerkkiasetuksen 207/2009 9 artiklan 3 kohdan ja 102 artiklan 1 kohdan tulkintaa. Asiassa valittajana oli Irina Nikolajeva (jäljempänä Nikolajeva) ja vastapuolena Multi Protect OÜ (jäljempänä Multi Protect).

Nikolajeva on EU-sanamerkin HolzProf haltija. Merkin rekisteröintihakemus jätetiin 24.4.2010 ja julkaistiin 31.5.2010. Merkki rekisteröitiin 14.9.2010 ja rekisteröinti julkaistiin 16.9.2010. Nikolajeva oli tehnyt 24.4.2010 käyttöoikeussopimuksen, jolla hän antoi Holz Prof OÜ:lle oikeuden käyttää tavaramerkkiään kuukausittaista 1278 euron maksua vastaan. Nikolajeva väitti, että Multi Protect oli käyttänyt laittomasti hänen tavaramerkkiään ajanjaksolla 3.5.2010-28.10.2011.

Tuomioistuin esitti EUT:lle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1. Onko EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen annettava yhteisön tavaramerkkiasetuksessa 102 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräys myös tilanteessa, jossa kantaja ei sellaista vaadi vai onko se, ettei vastaavaan vaatimukseen vedota, mainitussa säännöksessä tarkoitettu ”erityinen syy”?
2. Onko asetuksen 9 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että EU-tavaramerkin haltija voi vaatia kolmannelta tavaramerkin käyttämisestä kohtuullista korvausta ajanjaksolta, joka alkaa rekisteröintihakemuksen julkaisemisesta ja päättyy rekisteröinnin julkaisemiseen?
3. Millaisia muita kuluja ja korvauksia 9 artiklan 3 kohdan mukainen kohtuullinen korvaus kattaa, ja voiko se sisältää myös tavaramerkin haltijalle aiheutuneen aineettoman vahingon korvaamisen ja jos voi, millaisin edellytyksin?

Tuomio

1. Tavaramerkkiasetuksen 102 artiklan 1 kohta ei ole esteenä sille, että EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin pidättyy antamasta määräystä, jolla kielletään kolmatta jatkamasta loukkaustoimia, koska tavaramerkin haltija ei ole esittänyt sitä koskevaa vaatimusta.
2. Tavaramerkkiasetus on esteenä sille, että EU-tavaramerkin haltija voisi vaatia korvausta tavaramerkin rekisteröintihakemuksen julkaisemista edeltävistä kolmansien toimista. Säännöksessä oleva käsite ”kohtuullinen korvaus” käsittää kolmansien tavaramerkin käytöstä saamien voittojen palauttamisen rekisteröintihakemuksen julkaisemisen ja rekisteröinnin julkaisemisen väliseltä ajalta. Aineeton vahinko ei tähän korvaukseen kuulu.

Tuomio luettavissa EUT:n Curia-sivustolla tapauksen numerolla C-280/15.

(NL)